La repetición de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, en el caso “Semglee”

Volver a Actualidad — lunes 14 marzo — 2022 por  Ernesto Cebollero
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De sobra es conocida la tremenda relevancia que tienen las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, más si cabe en asuntos que, como el que ahora comentamos, versan sobre la infracción de una patente farmacéutica.
El Auto 140/2021 de 15 de septiembre de la Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona proporciona pautas tremendamente útiles a tener en cuenta a la hora de plantearse la solicitud de dichas medidas, en concreto en relación con el efecto de una posible limitación de la patente base, su falta de explotación y cómo debe analizarse el requisito de la mora procesal.

Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh (SANOFI), titular de la patente europea EP 2.346.552 B1 (EP 552 B1), validada en España como ES 2.393.173 T3 "Dispositivo para administración de fármacos y método de fabricación de un dispositivo para administración de fármacos" presentó demanda de infracción contra Mylan Pharmaceuticals SL (MYLAN) quien habría incorporado la invención protegida a los dispositivos para la administración de su medicamento "Semglee 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada".

En paralelo al procedimiento judicial se sustanció la correspondiente oposición ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), que provocó que se modificara el texto de la patente originalmente concedido.
Lo mencionado es relevante en tanto que junto con la demanda de infracción SANOFI solicitó la adopción de medidas cautelares inaudita parte o subsidiariamente tras la correspondiente vista. Dicha solicitud fue desestimada al no admitir el juzgado de instancia la posibilidad de limitar la patente en el procedimiento cautelar para acomodarla a su texto modificado por la OEP, circunstancia de la que a su vez derivaba la ausencia de apariencia de buen derecho.

Tras lo anterior, SANOFI, en virtud de lo previsto en el artículo 736.2 LEC (cambio de circunstancias), presentó una segunda solicitud, justificándola en este caso en la publicación de la versión modificada de su patente (EP 552 B2), como resultado del procedimiento de oposición al que nos acabamos de referir.

La Sección 15ª de la citada Audiencia Provincial, tras dejar claro que según su propia jurisprudencia (Auto número 197/2020, de 28 de diciembre (Recurso núm. 1097/2020, ECLI:ES: APB:2020:10605A) la modificación de la patente efectuada durante el trámite de oposición puede hacerse valer tanto en el procedimiento principal como en el cautelar ex art. 120.4 LP (no habiendo abuso de derecho por el simple hecho de que antes de ejercitar esta vía se hubiera querido hacer valer una limitación de la patente en virtud de lo dispuesto en el artículo 120.3 LP), confirmó la existencia de fumus boni iuris, al no ser controvertido que, una vez modificado su texto, el dispositivo de MYLAN reproducía todas las características de las reivindicaciones relevantes.
Hecho lo anterior la Audiencia Provincial se centra, en el análisis del periculum in mora o peligro de mora procesal.

En este punto el Auto comentado, refiriéndose a su vez al núm. 190/2019, de 19 de noviembre (ECLI:ES:APB:2019:9310A) y al núm. 76/2019, de 25 de abril (ECLI:ES:APB:2019:2013A) deja claro que el análisis de este requisito es un “tema realmente casuístico” que deberá de valorarse con especial cuidado teniendo en cuenta la naturaleza anticipatoria de la tutela cautelar, debiendo justificarse la misma debidamente, no siendo suficiente alegar que en caso de no concederse la infracción se perpetuaría durante la pendencia del proceso: “El fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de inefectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso algo más que el mero riesgo de que se llegue a producir la infracción de los derechos, o de que se reitere tal infracción. Habrá que analizar en cada caso la razón por la que la tutela definitiva devendría ineficaz (total o parcialmente) si no se concede la tutela anticipada.”

Como se puede observar el Auto al que ahora nos referimos adopta una postura diametralmente opuesta a la corriente jurisprudencial que venía a confirmar la existencia del periculum de manera cuasi automática en aquellos casos en los que existiera fumus. Como mero ejemplo citamos el Auto de la Audiencia Provincial de Alicante número 21/2011 de 5 abril (Sección 8ª) JUR 2012\45278: “y en el caso de las infracciones de derechos de propiedad industrial, esta situación se justifica de forma inmediata a través del fumus pues de darse tal apariencia, el mantenimiento de la situación denunciada como infractora constituye un status quo intolerable al derecho que aparece, en principio, como infringido. Es por eso que como señala el Auto Judicial impugnado, existe una correspondencia casi automática entre el fumus y el periculum en los casos de infracción de propiedad industrial.”

En este sentido, según se expresa el Auto comentado, no basta con que el demandado comercialice el producto infractor, sino que es necesario además que quien interesa la medida pueda acreditar un riesgo concreto de inefectividad de la tutela solicitada en el principal en caso de que no se otorgara en la pieza cautelar.

Lejos de lo anterior, SANOFI se limitó a alegar que teniendo en cuenta que no explotaba la patente, en caso de no adoptarse las medidas cautelares, no podría resarcírsele de todos los perjuicios ocasionados por la competencia del producto infractor, al verse obligado a optar en materia de daños y perjuicios por el criterio de la regalía hipotética.

Dicho argumento fue entendido como insuficiente por la Sección 15ª de cara a justificar la no concurrencia del requisito al que nos referimos, que por lo tanto denegó la cautelar solicitada.

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