Sobre las marcas compuestas exclusivamente de indicaciones geográficas y por qué “MARBELLA” no puede registrarse para productos en clases 32 y 33

Volver a Actualidad — martes 28 diciembre — 2021 por  Baylos
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Antecedentes y decisión de primera instancia

El 24 de febrero de 2020 Bodegas Málaga Virgen solicitó el registro como Marca de la Unión Europea (MUE) del signo “MARBELLA” (denominativo) para los siguientes productos en las clases 32 y 33:

Clase 32 - Bebidas no alcohólicas; cervezas y sus derivados; preparados para la elaboración de bebidas.

Clase 33 - Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); preparados para elaborar bebidas alcohólicas; preparados alcohólicos para elaborar bebidas; sidra.

Tras el correspondiente análisis de fondo la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) concluyó ex artículo 7.1.c) RMUE que dicho registro no era pertinente en tanto que la marca en cuestión describía exclusivamente determinadas características de los productos reivindicados (en particular su origen geográfico), circunstancia que justificaba a su vez la denegación del registro solicitado ex artículo 7.1.b) RMU (falta de distintividad).

Recurso. Argumentos de Bodegas Málaga Virgen en defensa de la registrabilidad del signo “MARBELLA” para productos en clases 32 y 33

Disconforme con lo anterior, Bodegas Málaga Virgen recurrió la citada decisión.

Como argumento principal sostuvo que a la hora de aplicar el motivo de denegación previsto en el artículo 7.1.c) RMUE -descriptividad- no sería suficiente con que el signo en cuestión se pueda identificar con un emplazamiento geográfico concreto, sino que además ha de acreditarse que existe un vínculo entre dicho emplazamiento y la categoría de productos relevante.

No habiéndose probado en la instancia la existencia de ninguna categoría de productos a la que se asocie la ciudad de Marbella o para la cual dicha ciudad posea un cierto renombre como lugar de elaboración/fabricación, concluye la recurrente, el motivo de denegación no aplicaría.

Decisión R 1787/2020-5 de 8 de septiembre de 2021 de la Quinta Sala de recursos de la EUIPO

Según afirma la Decisión a la que ahora nos referimos, a la hora de determinar si una marca es exclusivamente descriptiva por indicar el origen geográfico de los productos que identifica hay que valorar: (i) si designa un lugar que presenta actualmente un vínculo con la categoría de productos considerada; (ii) si es razonable que en el futuro pueda existir tal vínculo; o (iii) si la procedencia geográfica determinada por la marca en cuestión se considera pertinente en la apreciación de la calidad o características de los productos relevantes y, como tal, influye en la toma de decisión del consumidor.

Es en este punto donde la Decisión es especialmente significativa al desgranar caso a caso los motivos que confirman la aplicación al caso concreto del motivo de denegación previsto en el artículo 7.1.c) RMUE.

Aguas minerales

Si bien, reconoce la EUIPO, no hay indicios de que el público relevante asocie a Marbella con la producción de estos productos, la provincia de Málaga tiene dos grandes manantiales, a saber, en la Sierra de las Nieves (Casarabonela) y en la Sierra de Mijas. Siendo así, la Sala concluye que es posible que el público relevante pueda pensar que las aguas minerales reivindicadas por la marca cuestionada “MARBELLA” proceden de un manantial o de una serranía en las cercanías de dicha localidad, siendo de este modo que para el consumidor i) habría en última instancia un vínculo entre el signo solicitado y los productos en cuestión o ii) es razonable pensar que dicho vínculo existirá a futuro.

Cervezas

En este caso, apunta la Decisión, es cada vez más común -de hecho se puede hablar de una auténtica tendencia- elaborar y comercializar cervezas locales y regionales (frente a cervezas de importación).

La citada tendencia hace que para el consumidor sea relevante que una cerveza tenga origen “marbellí, andaluz(a) o español(a)”, lo que a su vez justifica la aplicación del motivo de denegación previsto en el artículo 7.1.c) RMUE.

Este mismo motivo se emplea a la hora de justificar la no registrabilidad del signo cuestionado para sidras, a pesar de que, tal y como reconoce la EUIPO, dicho producto no tiene a priori nada que ver con la localidad de Marbella.

Bebidas a base de zumos de frutas

De nuevo, a pesar de que, tal y como reconoce la Sala de Recurso, la ciudad de Marbella no es particularmente conocida por la producción de cítricos, lo anterior no excluye per se la aplicación del motivo de denegación previsto en el artículo 7.1.c) RMUE.

En este sentido hay que tener en cuenta que i) la provincia de Málaga, a la que pertenece Marbella, tiene una producción ciertamente notable de este tipo de frutas, y ii) España es líder mundial en su exportación.

En función de lo anterior, a pesar de no saber exactamente en qué localidades se concentra su producción, no es descartable, en última instancia, que el consumidor pueda considerar que la zona de Marbella dispone de las condiciones climáticas para cultivar dichas frutas, y, como tal, establezca un vínculo entre una y otras.

Así las cosas, y en sentido similar a lo que se concluía para cervezas -vid supra-, el hecho de que las bebidas a base de frutas y los zumos sean elaborados con cítricos nacionales (y/o incluso malagueños), y no con frutas de importación, puede ser una característica importante que puede influir de modo determinante en la decisión de compra.

Vino

En este punto la Decisión diferencia entre el periodo en el que la Denominación de Origen (D.O.) “Málaga” para vinos no incluía a la localidad Marbella y el periodo posterior en el que sí lo hace.

En relación con el segundo, poco que decir, si se nos permite la expresión. La marca solicitada se refiere expresamente a un término municipal incluido en una D.O. por lo que la asociación entre dicha D.O y la marca en cuestión es directa.

Respecto al primer escenario, la Sala de Recurso justifica su decisión en el hecho de que debido a la cercanía entre la zona cubierta por la mencionada D.O y el término designado por la marca en cuestión sería probable que el consumidor pudiera considerar que el producto (vino en este caso) proviene efectivamente de la localidad de Marbella.

Además de lo anterior, y en vista de las circunstancias descritas, sería igualmente probable para la Sala que el consumidor pueda creer que el vino identificado por la marca MARBELLA tiene las mismas características o una calidad similar a los vinos de la citada D.O., siendo este un factor determinantemente a la hora de definir la decisión de compra de cualquier consumidor.

Conclusión

La decisión es un claro ejemplo del (elevado) baremo fijado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la UE a la hora de valorar la registrabilidad de marcas que consisten exclusivamente en términos geográficos.

Así las cosas, a pesar de que dicho término pueda no tener vínculo alguno con los productos a los que identifica, y no asociarse o vincularse -a priori- los mismos por el público relevante, ello no excluye automáticamente la posibilidad de que la marca en cuestión se considere exclusivamente descriptiva. Sensu contrario, a la hora de valorar lo anterior deberán de tenerse en cuenta, además, otros elementos que pueden incidir en la decisión de compra de un consumidor medio, como las tendencias del mercado o la cercanía del emplazamiento al que se refiere dicho término/marca con una indicación geográfica o una zona en la que sí exista un determinado vínculo producto-localización.

Escrito por: Juan Luis Gracia y Ernesto Cebollero

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