Breve comentario de la Sentencia T-663/19, caso MONOPOLY: sobre la mala fe derivada de sucesivas solicitudes de marca

Return to News — Monday 26 April — 2021 by  Marta Arteaga
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El pasado 21 de abril de 2021 el Tribunal General publicaba una decisión en el asunto T-663/19 MONOPOLY, resolviendo la cuestión que acabamos de plantear.

Casilla de salida

Este asunto se remonta al año 2010 cuando HASBRO, INC. (HASBRO) solicitó el registro de la marca denominativa MONOPOLY para un amplio listado de productos y servicios en las clases 9, 16, 28 y 41, registro que fue concedido en 2011 (MUE 9071961, en adelante, la marca impugnada).

Cuatro años más tarde, la empresa croata KREATIVNI DOGADAJI D.O.O. (KREATIVNI) interpuso una acción de nulidad en base al artículo 52.1.b) (actual artículo 59.1.b) del RMUE alegando que HASBRO, en el momento de presentar la solicitud de marca núm. 9 071 961, ya era titular de otras tres marcas de la Unión Europea denominativas MONOPOLY, las cuales incluían, entre otros, productos y servicios idénticos a los solicitados en 2010. Así las cosas, según el solicitante de nulidad, con dicha solicitud de marca, HASBRO perseguía la finalidad desleal de eludir la prueba del uso exigible para sus marcas anteriores registradas durante más de cinco años en procedimientos contradictorios.

Casilla “suerte”

En primera instancia, mediante decisión de 22 de junio de 2017 la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, considerando que el solicitante, quien soporta la carga de la prueba en este tipo de procedimientos, no había aportado pruebas suficientes que respaldasen que la reiteración de una solicitud idéntica tenía como objetivo burlar el sistema de la MUE. Dicha decisión fue recurrida por el solicitante, KREATIVNI.

Casilla “Cárcel”

Por su parte, la Sala de Recursos de la EUIPO, mediante resolución de 22 de julio 2019, anuló parcialmente la decisión anterior y declaró la nulidad de la MUE 9 071 961 para aquellos productos y servicios idénticos a los cubiertos por las tres marcas anteriores, en esencia, por entender que dicha solicitud, en la medida que incluía productos y servicios ya comprendidos en registros anteriores del solicitante, fue realizada de mala fe y que, con la misma, se pretendía extender de forma abusiva y fraudulenta el período de gracia inicial de cinco años de sus marcas anteriores, eludiendo con ello la obligación de prueba de uso.

Para apreciar mala fe en la solicitud, la Sala se basó en los siguientes hechos que estimó probados tras celebrar incluso una vista oral (circunstancia muy poco común en sede de EUIPO):

  1. HASBRO había utilizado la marca impugnada en dos procedimientos anteriores como base de sendas oposiciones, consiguiendo burlar así la obligación de probar el uso.
  2. A pesar de que HASBRO -para justificar la solicitud de la marca impugnada- alegaba que la inclusión en solicitudes posteriores de productos y servicios ya protegidos suponía una reducción de la carga administrativa y obedecía a motivos comerciales, era difícil de entender esta supuesta reducción, pues no habiendo renunciado a los registros anteriores, la acumulación de marcas idénticas posteriores tiene en todo caso el efecto contrario al suponer un incremento del trabajo de gestión y una mayor inversión.
  3. HASBRO admitió que en el momento de presentar la solicitud “reiterada” incluyó productos y servicios ya registrados en marcas anteriores con conocimiento de que ello conllevaba como ventaja no tener que presentar prueba de uso, factor que se tuvo en cuenta a la hora de repetir los registros. La Sala no ve ninguna lógica comercial a dicha estrategia.
  4. HASBRO afirmó que se trataba de una práctica empresarial habitual en el momento de llevar a efecto las solicitudes anteriores, lo que demuestra claramente que se trataba de una estrategia intencional.

En definitiva, a ojos de la Sala de Recursos, la intención de HASBRO no era otra sino beneficiarse de las normas del derecho de marcas de la Unión Europea, creando artificialmente una situación en la que no tuviera que acreditar el uso efectivo de sus registros. Es decir, que el registro impugnado se solicitó -en parte- con la finalidad de falsear y desequilibrar el régimen configurado por el derecho marcario.

Casilla “Caja de comunidad”

En este contexto, HASBRO recurrió la resolución de la Sala de Recursos, en base a los siguientes motivos principales:

  1. Aplicación incorrecta de normas, por entender que la decisión recurrida:

    • No efectúa una apreciación global de todos los elementos, se concentra en la ventaja administrativa por no tener que acreditar el uso e ignora las muchas otras razones por las que se recurrió a dicha estrategia de duplicación de registros.
    • prueba
    • Considera desacertadamente que toda solicitud reiterada de registro de mara equivale automáticamente a una solicitud de mala fe.
  2. Inexistencia de cualquier perjuicio a causa de la actividad de la recurrente, por entender, entre otros, que:

    • Con la práctica de repetición, el titular no obtuvo ningún derecho marcario sobre el que no tuviera derecho previamente.
    • No hay un perjuicio real.
    • El juego MONOPOLY es tan famoso que resultaría ilusorio presumir que su titular no ha utilizado la marca para juegos. Obligarla a probar el uso conlleva una exposición a costes considerables.
  3. Falta de examen específico de cada una de las marcas anteriores, toda vez que la ventaja obtenida gracias a la marca impugnada se limitaba a 2 años y 2 meses en un caso y apenas 8 meses en otro. Es decir, no se trata del esquema “típico” de mala fe, en el que se presentan periódicamente solicitudes unos meses antes de que finalice el periodo de gracia de cinco años de la marca anterior.

  4. Falta de consideración del hecho de que la recurrente adoptó una práctica habitual y ampliamente aceptada, siguiendo las indicaciones de los abogados locales.

  5. El análisis para apreciar que los productos y servicios solicitados eran idénticos a los ya registrados anteriormente no tiene en cuenta la naturaleza, destino y público al que van dirigidos, errando la Oficina en la apreciación de similitud.

Casilla “Vaya a la cárcel”

Tras el correspondiente análisis, el Tribunal General, además de realizar un minucioso análisis de los límites y principios que alumbran en el ordenamiento europeo a las instituciones de la mala fe y la obligación del uso (cuya lectura completa no podemos sino recomendar encarecidamente), desestimó todos y cada uno de los argumentos citados, reprochando al titular de la marca controvertida haber realizado una lectura errónea de la decisión impugnada.

Así, el TGUE concluye que, si bien ninguna disposición prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, tal solicitud puede ser contraria a las normas si se presenta para evitar las consecuencias de la falta de uso, sin que dicha intención pueda “blanquearse” por el hecho de que (i) existan también otras razones que motivaran la solicitud, (ii) el uso pueda probarse efectivamente, (iii) la ventaja obtenida no sea extensa en términos temporales, (iv) sea una práctica habitual en el mercado y/o (v) no se cause perjuicio alguno (lo cual, a pesar de que el Tribunal no entre, podría ser discutible).

Y recuerda que, como ya desarrollara la Sala de Recursos, en el presente caso es el propio recurrente quien admite en su testimonio que una de las ventajas tomadas en cuenta a la hora de solicitar la marca impugnada fue no tener que aportar prueba del uso en eventuales procedimientos controvertidos, lo que no puede considerarse legítimo, sino una forma de prolongar el periodo de gracia de cinco años establecido por el Reglamento, lo cual recuerda incluso a la figura del abuso de derecho.

Comodín

En definitiva, puede decirse que tanto la resolución del TG como la decisión de la Sala de Recursos, son un compendio de la jurisprudencia y principios aplicables a la institución de nulidad por mala fe, circunstancia de la que deriva en ambos casos un notable interés para cualquier práctico en la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, a ojos de esta parte es interesante señalar un par de cuestiones adicionales.

En primer lugar, destacar que esta controversia no se centra en el uso real y efectivo de las marcas “MONOPOLY”, sino en la obligación del titular marcario de probar dicho uso. Es decir, de los argumentos de HASBRO parece deducirse que su intención no era obtener un monopolio artificial sobre un signo sin intención de usarlo, ni eludir la pérdida de derechos como consecuencia de la falta de uso. La finalidad no era otra que evitar tener que presentar la prueba de dicho uso, esto es, por razones de “economía o eficacia administrativa”, con el fin de ahorrarse los costes y el esfuerzo derivados de la aportación de prueba de uso.

Asimismo, el presente caso condena al titular que, aprovechando una nueva solicitud de un signo antiguo para nuevos productos y servicios, motivada por la necesidad de adaptarse a la evolución de la tecnología y a la expansión de sus actividades, aprovecha para reivindicar también productos y servicios ya protegidos con la finalidad de ampliar los beneficios de un registro inferior a cinco años. Si bien tanto la Sala como el TGUE dejan claro que la intención del solicitante que recurra a este tipo de estrategia deberá analizarse caso por caso y teniendo en cuenta los elementos circunstanciales concretos.

A efectos procesales, es interesante destacar la celebración de un procedimiento oral en sede de recurso de la EUIPO, lo cual es francamente inusual, así como la trascendencia del testimonio del titular de la marca impugnada para la conclusión de la Sala de Recursos y del TGUE. Parece que esta vista reviste de una lógica especial en casos de nulidad por mala fe, donde se ha reconocido que el titular de la marca de que se trate es quien está en mejor posición para explicar a la Oficina las intenciones que le movieron a solicitar el registro de la marca y para proporcionarle elementos que la convenzan de que, pese a existir circunstancias objetivas, tales intenciones eran legítimas. En este punto nos preguntamos, ¿puede devenir esto una práctica actual en procedimientos de nulidad por mala fe?, ¿qué consecuencias puede tener a efectos de preparación de testimonios?

Y para terminar la partida, os dejamos con un refrán castellano “ya el dado echado, estemos a lo que diga el dado…”

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