LA PROTECCIÓN EN ADUANAS Y EL AGOTAMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL TRAS EL BREXIT

Return to News — Monday 01 February — 2021 by  Mª Elena Juan Serna
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El pasado 1 de enero de 2021 devino efectivo el Acuerdo de Retirada del Reino Unido (en adelante, RU) de la Unión Europea (en adelante, UE). Esto supone que RU se convierte en un tercer país, esto es, que deja de pertenecer al área de libre comercio creada, sin perjuicio de las fronteras políticas, en el seno de la UE.
A continuación, esbozamos algunas implicaciones (no tan conocidas) del Brexit sobre los derechos de propiedad industrial y en concreto, sobre sus efectos transfronterizos.

A. LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE VIGILANCIA ADUANERA EN RU

El Reglamento 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual ha dejado de tener efecto en RU y por ende, las autoridades de dicho territorio dejaron de estar vinculadas por las solicitudes de aplicación del Reglamento (más conocida como Application For Action o AFA por sus siglas en inglés) que se hubiesen procesado desde otro Estado Miembro.
A estos efectos, existen distintas fórmulas para solicitar protección aduanera en RU que dependerá de la situación en que se encontrasen los titulares a 31 de diciembre de 2020 (en adelante, “dies ad quem”):

a) Extensión del AFA europea a RU. El titular que ya hubiese solicitado la aplicación del Reglamento europeo de protección aduanera en RU antes del dies ad quem – desde cualquier Estado Miembro - podrá extender dicha solicitud a RU como si se tratase de una solicitud nacional.
El propio gobierno británico advierte que no tendrá acceso a los portales online de la UE tras el dies ad quem; por lo que es aconsejable realizar la extensión a través de la plataforma de gestión británica.

b) Nueva solicitud en el RU. Aquellos titulares que no contasen con un AFA en el Reino Unido antes del dies ad quem o que gozando del mismo no efectúen su extensión tendrán que tramitar una nueva solicitud en RU.

Por lo tanto, será preciso realizar los trámites pertinentes para asegurar la paralización de falsificaciones en las fronteras británicas.

B. RÉGIMEN DE AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El agotamiento de los derechos de propiedad industrial (v.g. marcas y diseños) supone (de manera simplificada) que su titular no pueda ejercer el derecho a oponerse a la reventa de los productos protegidos mediante sus derechos de exclusiva (ius prohibendi) en un determinado mercado, cuando éstos hayan sido comercializados en dicha área comercial - ab initio - por el propio titular o con su consentimiento.

Pues bien, a partir del 1 de enero de 2021, según reza el Artículo IP.5 del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y RU, cada una de las partes tendrá libertad de decidir sobre las condiciones de aplicación del agotamiento de los derechos de propiedad industrial en su área comercial.

Son muchas las incógnitas que se generan en torno a este particular. La realidad en este momento es que los derechos que ya estuvieran agotados, tanto en la UE como en RU, seguirán estando agotados al albur del Art.61 del Acuerdo de Retirada. O a sensu contrario, los derechos que fueran oponibles a terceros (esto es, que no estuvieran agotados) al momento de la salida seguirán siéndolo tras la retirada, en virtud del Reglamento, UK, de 2019 sobre la Propiedad Industrial -agotamiento de derechos- tras la salida de UE.

Pero ¿qué pasa a partir de ahora?

Con efecto inmediato desde el 1 de enero de 2021, RU se convierte en un tercer país.

Por ello, cualquier titular podría oponerse en RU a la reventa de un producto que por ejemplo incorporase su marca cuando dicho titular sólo hubiese autorizado la primera venta en UE; y viceversa, el titular de una marca podrá combatir la reventa en la UE de un producto identificado en con su marca y previamente comercializado en RU.

Sin embargo, siguiendo la literalidad de las directrices facilitadas por el gobierno británico, se desprende que el efecto anteriormente expuesto sólo se producirá en un sentido.

Es decir, que se produce un agotamiento “asimétrico”.

Así, los derechos de propiedad industrial sobre productos que se hayan comercializado por primera vez en RU por el titular (o con su consentimiento) no se entenderán agotados por lo que, para la posterior exportación de esos productos a la UE, se necesitará el consentimiento del titular.

No obstante, según las directrices anteriormente aludidas, los derechos sobre los productos comercializados por primera vez en la UE sí que se entenderán agotados en RU y, por lo tanto, no se requerirá el consentimiento del titular para su ulterior exportación a RU.

Lo anterior, podría repercutir en una mayor capacidad de segmentación de las ventas y en un mayor control sobre la reventa de productos para los titulares de derechos. Ante esta situación, el propio gobierno británico recomienda a los titulares consultar la mejor vía de protección de sus derechos con expertos en la materia.

De momento, no resulta simple abordar las implicaciones prácticas del British Exit a nivel jurídico y económico a futuro. Y desde luego, la extensión del presente artículo no permite un análisis más detallado.

En todo caso, estaremos atentos a las consecuencias que deriven sobre los derechos de propiedad industrial pues según rezan las directrices ya referidas, el gobierno del RU tiene pensado lanzar una consulta pública para determinar el régimen definitivo del agotamiento.

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