LAS MARCAS DE MOVIMIENTO. UNA BREVE REVISIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA EUIPO Y DE LA OFICINA DE ESTADOS UNIDOS

Return to News — Monday 28 February — 2022 by  Isabel Mercado
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La supresión del requisito de la representación gráfica de marcas introducida en 2017 por el Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) abrió la puerta al registro europeo de las denominadas “marcas no convencionales”. Así pues, se permitió que los signos distintivos se representasen en el Registro de cualquier forma, usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

Pues bien, el Reglamento de Marca de la Unión Europea (RMUE) abrió la puerta al registro europeo de las denominadas “marcas no convencionales”. Así pues, se permitió que los signos distintivos se representasen en el Registro de cualquier forma, usando la tecnología generalmente disponible, siempre que la representación sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
text: Reglamento de Ejecución del RMUE) define las marcas de movimiento como marcas que consisten en un movimiento o en un cambio de posición de los elementos de la marca, o que se extienden a ellos.

En este sentido, las marcas de movimiento de la UE deben representarse bien presentando un archivo de vídeo que muestre el movimiento o el cambio de posición, o bien una serie de imágenes fijas secuenciales que muestren el movimiento.

Lo mismo ocurre para las marcas españolas que se solicitan por medios electrónicos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Por el contrario, los Estatutos y Normas Federales sobre marcas que gobiernan la práctica de la Oficina Estadounidense indican que, si la marca tiene movimiento, debe representarse mediante una imagen que puede mostrar un único punto del movimiento, o hasta cinco fotogramas congelados que muestren varios puntos del movimiento, lo que mejor represente la impresión comercial de la marca. Además, la descripción de la marca es obligatoria (37 C.F.R. §2.52(b(3))). No obstante, el solicitante tiene la posibilidad de, además de presentar alguna de las imágenes estáticas anteriores, aportar a la Oficina un ‘espécimen’ o prueba en formato de vídeo, la cual servirá para probar el uso de la marca en el mercado.

En relación con la descripción de la marca, la EUIPO no exige la descripción de las marcas de movimiento, sino que es opcional añadirla. Ahora bien, en caso de optar por incluir en la solicitud una descripción que explique en qué consiste la marca, ésta debe concordar con la representación y no ampliar su ámbito. Pueden indicarse también los colores, en la medida en que formen parte integral de la descripción.

Por tanto, detectamos que existe una diferencia sustancial en el medio de representación de este tipo de marcas, así como en la importancia para ambas Oficinas, de la descripción del movimiento que se pretende proteger como marca. Mientras la EUIPO admite los vídeos como representación de la marca, la Oficina estadounidense se limita a las imágenes estáticas, sin perjuicio de la posibilidad de aportar un vídeo. Asimismo, mientras que la EUIPO no exige la descripción de la marca, en Estados Unidos la descripción es obligatoria.

Ahora bien, cabe destacar que, si bien en la Unión Europea las marcas de movimiento empezaron a acceder al Registro a partir de 2017, Estados Unidos fue pionero en permitirlo y encontramos ejemplos desde los años 90.

En 1995, Yamaha solicitó ante la Oficina estadounidense una marca para proteger el movimiento del agua que sale de la parte trasera de una moto acuática de propulsión a chorro, reivindicando carácter distintivo adquirido (Registro núm. 1.946.170). La imagen por la cual se representa en el Registro esta marca consiste en un dibujo lineal simple de una moto y el chorro de agua en líneas discontinuas:

Otro ejemplo icónico de marca de movimiento de Estados Unidos es la apertura de las puertas de los vehículos de Automobil Lamborghini S.p.A., registrado en 2013 (Registro número 2.793.439):

Así las cosas, entendemos que resultará muy atractivo para los titulares de marcas de movimiento en Estados Unidos que quieran extender su protección a la Unión Europea, optar por la presentación de un vídeo.

No obstante, si lo que queremos es extender la protección de una marca europea de movimiento a otros países por la vía internacional, la propia EUIPO nos advierte que cuando la solicitud de marca de la UE tenga por objeto servir de base a una solicitud internacional, el solicitante deberá ser consciente y tener en cuenta que los archivos de vídeo no se consideran actualmente representaciones aceptables de marca conforme al Sistema de Madrid.

Por tanto, a pesar de que la representación mediante vídeo puede ser el medio que mejor refleje la secuencia de movimiento que quiere protegerse y que además corresponda idénticamente con el uso de la marca en el mercado, detectamos que este formato encuentra limitaciones a la hora de presentar una marca internacional.

Del mismo modo, no podemos olvidar que las marcas de movimiento encuentran otras limitaciones, inherentes a su propia naturaleza, relacionadas con el examen de motivos absolutos de la Oficina europea. Y es que, aunque se ha abolido como requisito general el requisito de representación gráfica, la jurisprudencia vigente relativa a la representación gráfica de los signos sigue siendo pertinente en algunos casos para la comprensión del requisito del artículo 4 RMUE. Nos referimos al requisito que exige para que los signos puedan constituir marcas de la UE que sean representados en el Registro de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Este requisito, que parece bastante obvio para los tipos tradicionales de marcas (marcas denominativas y figurativas) requiere un examen más detallado en el caso de los signos menos tradicionales, como las marcas de movimiento.

Pues bien, en este sentido, se denegará el registro de una marca de movimiento cuando una “persona razonablemente observadora con niveles normales de percepción e inteligencia, tras consultar el registro del RMUE, no sea capaz de comprender en qué consiste la marca sin realizar un esfuerzo intelectual e imaginativo particularmente intenso” (23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (MOVEMENT MARK), § 20).

De otro lado, la Oficina de Estados Unidos ha manifestado la importancia de que exista coherencia entre la descripción, la representación y la muestra de la marca de movimiento.

En el año 2020 la Sala de Recursos de la USPTO (TTAB) confirmó la denegación de la solicitud de la empresa The Ride LLC núm. 86.845.550 (ver resolución )– para proteger como una marca de movimiento un baile de claqué en vivo realizado para los pasajeros en sus autobuses turísticos – al considerar que no era apta porque (i) la marca no cumplía la función de indicadora de origen; (ii) la descripción no detallaba la marca tal como aparecía en el dibujo ni aclaraba qué aspectos del dibujo estaban incluidos en la marca; y (iii) porque la muestra no coincide con el uso de la marca:

Así las cosas, podemos concluir que, a pesar de que las Oficinas avanzan constantemente para satisfacer las necesidades de los solicitantes de marcas, reconociendo protección para los nuevos tipos de signos, está claro que las marcas no convencionales siguen encontrando limitaciones tanto por su naturaleza como su forma de representación en el Registro.

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