Los diez mandamientos para una protección adecuada de tus activos intangibles: cuando la propiedad industrial no debe ser “con registros y a lo loco”

Return to News — Monday 23 August — 2021 by  Morgan Schaaf
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La propiedad intelectual e industrial -en sus diferentes vertientes- es uno de los activos más valiosos de las empresas, en la medida en que otorga una exclusividad sobre sus creaciones como premio al emprendimiento e innovación, además de ofrecer herramientas legales para evitar que las empresas de la competencia puedan copiarlas.

Lamentablemente, no son pocas las veces en las cuales cuesta darse cuenta de esta realidad, por considerar que los procedimientos para proteger los derechos de propiedad intelectual e industrial son demasiado costosos e innecesarios, y no es hasta que surge un problema de índole legal que las empresas se preocupan por la protección de sus activos intangibles. Ahora bien, es hora de cambiar el chip y comprender que la protección de los activos intangibles no es un gasto y mucho menos un gasto superfluo, sino que se trata de una inversión que reporta a sus titulares numerosos beneficios además de evitar quebraderos de cabeza.

No obstante, ser consciente de la relevancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial no es suficiente para obtener una correcta y eficiente protección en el mercado, sino que es altamente recomendable contar con un asesoramiento legal y estratégico por parte de profesionales expertos en la materia para evitar gastos superfluos y elaborar un plan integral de protección que sea robusto y eficaz.

Palabra de una abogada especialista en la materia, estos son los 10 mandamientos que toda empresa debería aplicar para tener una exitosa protección de sus activos y optimizar los recursos empleados:

  1. Darse cuenta de la importancia de la propiedad intelectual e industrial: Desde las empresas internacionales, pasando por las PYMES, startups o incluso las personas físicas, la propiedad intelectual e industrial afecta a todos y es esencial para el éxito de los proyectos y para preservar su cuota de mercado. Ser consciente de la relevancia de los activos intangibles de tu compañía es el primer paso hacia el éxito.

  2. Buscar asesoramiento con profesionales expertos en propiedad intelectual e industrial: La propiedad intelectual e industrial no se limita a la acción de registrar ante las correspondientes Oficinas, sino que es un verdadero aliado para tu negocio. Para sacarle todo el partido que te puede aportar, es importante buscar asesoramiento con expertos en la materia para que te ayuden a convertir tus derechos de propiedad intelectual e industrial en una inversión eficaz para tu estrategia empresarial.

  3. Realizar estudios de viabilidad antes de invertir recursos: Antes de lanzar un producto o servicio al mercado o de realizar actos preparatorios para este lanzamiento, es recomendable consultar con un profesional la viabilidad del registro, para evitar tener que realizar cambios con las correlativas perdidas que ello pueda suponer.

  4. Ser realista a la hora de elegir el alcance aplicativo y territorial de los derechos que quieres registrar: Quien mucho abarca poco aprieta. En materia de registros de derechos de IP, conviene ser realista a la hora de determinar el alcance de los derechos solicitados, puesto que las marcas registradas para productos y servicios que no se utilizan pueden (i) ser objeto de una acción de caducidad por parte de terceros; y/o (ii) ser rechazadas a la hora de su renovación por no poder probar el uso de las mismas, con la consiguiente carga administrativa y económica que ello supone para tu empresa. Piensa en dónde quieres que tu negocio esté en 5 años y tendrás la respuesta al alcance de protección que tienes que perseguir.

  5. Utilizar en el tráfico económico la marca tal y como está registrada: Es importante registrar aquellos signos que se vayan a utilizar el mercado, pero también es importante que exista coherencia entre el registro y el uso, de tal manera que se tiene que utilizar la marca tal y como aparece en el registro. Lo anterior es importante para que tus derechos intangibles sean fuertes de cara a terceros.

  6. Vigilar que terceros no interfieran en tus derechos y actuar a tiempo: Invertir recursos en proteger tus derechos de IP no sirve de nada si no se hacen posteriores labores de vigilancia de las peticiones de registro que se vayan publicando por las diferentes Oficinas. No formular una oposición -trámite administrativo con un coste no muy elevado- frente a un registro que entra en conflicto con el tuyo puede salirte caro, dado que, si en el futuro existe un conflicto, tendrás que acudir a un procedimiento judicial.

  7. A veces menos es más: Uno puede pensar que cuanto más mejor, pero en materia de IP no es importante el volumen de la cartera de marcas. Al contrario, una cartera sobredimensionada puede llegar a implicar un importante sobrecoste en solicitudes, tramitación, mantenimiento y defensa de la cartera, una mayor carga administrativa, además del incremento en las posibilidades de conflicto en el mercado que puede conllevar (por ejemplo, acciones de nulidad o caducidad). Por ello, lo ideal es contar con los registros necesarios para tener una correcta protección en el mercado y poder perseguir sin riesgos aquellos terceros que traten de usurpar tus derechos.

  8. Evitar los registros que no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa: No es inusual ver registros que no cumplen con los requisitos de validez, sobre todo en materia de diseño donde no existe un examen previo por parte de la Oficina. Lo anterior no solamente implica un debilitamiento del nivel de protección -además de los riesgos de anulación en caso de hacer valer estos registros frente a actuaciones de terceros-, sino que cierra la puerta a la posibilidad de aplicar otras normativas, como puede ser la Ley de Competencia Desleal. A pesar del principio de complementariedad relativa, la ley de competencia desleal no sirve para duplicar la protección de los titulares de derechos o para paliar las deficiencias de la protección al amparo de los derechos de IP. Por este motivo, en muchas ocasiones no se puede aplicar la Ley de competencia desleal cuando existe un registro, imposibilitando perseguir con eficacia actuaciones fraudulentas por parte de terceros ya sea por la falta de validez de los derechos registrados, ya sea por la imposibilidad de aplicar la Ley de competencia desleal.

  9. Tomar las decisiones correctas en materia de renovación: Es importante planificar el registro, mantenimiento y defensa sólo de las marcas necesarias para tu compañía, abandonando aquellos registros que no aporten valor, que se encuentren repetidos, que sean descriptivos, o que ya no se usen en el mercado. Del mismo modo y cuando sea posible, habrá que renovar o mantener registros sólo para las clases de productos o servicios que guarden relación con las actividades de tu empresa.

  10. Asesoramiento 360º: Un asesoramiento legal eficiente por parte de expertos en IP -abogados y agentes responsables de los registros- es esencial para una correcta gestión de su cartera, redundando en mejorar sus derechos y en un ahorro de costes. El asesoramiento global pasa, por un lado, por una gestión unificada de la cartera para evitar que exista una descoordinación en su gestión con la adopción de distintos criterios para la toma de decisiones. Por otro lado, es recomendable un asesoramiento 360º, basado en un asesoramiento estratégico global a medida según las circunstancias particulares de tu negocio, priorizando las necesidades de tu empresa y anticipando potenciales conflictos.

En definitiva, la propiedad intelectual e industrial es primordial para la economía de cualquier empresa, así como para obtener una ventaja competitiva en el mercado, si bien también lo es un correcto asesoramiento, para maximizar tu posición en el mercado, dar valor a tus creaciones y optimizar los recursos destinados a la protección de tus activos intangibles.

Así, en materia de registro, no todo vale, pues en los casos en los que la existencia de un derecho de propiedad intelectual no está muy clara, es preferible no registrar el derecho y dejar un rastro de su existencia y fecha de creación a través de blockchain o cualquier otro medio que permita acreditar la creación a efectos probatorios. La cuestión no es baladí, dado que está en juego la existencia de (i) un derecho exclusivo, para sacar partido en el mercado de las inversiones realizadas para la comercialización de un producto o la prestación de un servicio, y de (ii) un derecho excluyente dirigido a impedir que tu competencia copie o imite tus prestaciones, con los correlativos efectos negativos que pueda tener en materia de facturación y reputación.

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