El TJUE interpreta el concepto de forma de la prohibición del art. 7.1 e) inciso iii) RMUE

Volver a Actualidad — miércoles 27 marzo — 2019 porRodrigo Ahijón Lana
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En su reciente Sentencia de 14 de marzo en el asunto C-21/18, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha pronunciado sobre el concepto de “forma” a que se refiere la prohibición absoluta contenida en el artículo 7.1, letra e), inciso iii) del Reglamento de marca de la Unión Europea.

Dicha interpretación se ha producido al resolver una cuestión prejudicial elevada por la Sala de Patentes y de lo Mercantil del Tribunal de Apelación de Estocolmo en el contexto de un litigio entre la empresa Textilis Ltd y el Sr. Ozgur Kesking por un lado, y Svenskt Tenn AB, por otro.

Fruto de una colaboración entre Svenskt Teen y el arquitecto Josef Frank en los años treinta, se crearon varios diseños de telas, entre ellos uno en particular denominado MANHATTAN”, con el que la mercantil sueca comercializó productos textiles y otros elementos para el hogar y que en 2012 fue registrada por esta empresa como marca figurativa de la Unión Europea en relación con productos y servicios de las clases 11, 16, 20, 21, 24, 27 y 35.
La representación gráfica de dicha marca es la siguiente:

La sociedad inglesa Textilis, propiedad del Sr. Keskin comercializó tejidos y productos de decoración de interiores que incorporaban diseños similares a los de la marca figurativa MANHATTAN. Lo que llevó a la mercantil sueca a iniciar en Suecia, contra Textilis y el Sr. Keskin, un procedimiento por infracción de marca y violación de sus derechos de propiedad intelectual sobre el particular diseño, en el que, por vía reconvencional se solicitó la nulidad de la marca MANHATTAN, por falta de distintividad y por estar incursa en la prohibición del artículo 7.1 letra e, inciso iii) del Reglamento de marca de la UE, según versión modificada por el Reglamento 2015/2424, al interpretar los demandantes en reconvención que, del modo en que se utilizaba, la marca estaría constituida por una forma que aportaba un valor sustancia al producto.

La demanda de Svenskt Teen fue estimada en primera instancia y fue en sede de apelación, cuando la Sala de Patentes y de lo Mercantil del Tribunal de Apelación de Estocolmo, decidió elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que en resumen se preguntaba:

1º. Si la versión del artículo 7.1, letra e), inciso iii) tras la modificación del Reglamento de Marca de la Unión Europea en su versión modificada por el Reglamento 2424/2015 resulta de aplicación a marcas registradas antes de la entrada en vigor de dicha modificación.

2º. Si dicha prohibición, en la versión contenida en el Reglamento antes de la modificación, puede aplicarse a signos que consistan en la representación bidimensional de un producto bidimensional, como por ejemplo una tela decorada con el signo en cuestión.

3º. Qué principios rigen la interpretación de los términos “signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica que aporte valor sustancial al producto”, utilizados en la versión del artículo 7.1. e), inciso iii) tras la modificación del Reglamento de marca de la UE, cuando el registro cubre varios productos y el signo puede colocarse en distintos modos sobre los mismos.

En respuesta a dichas cuestiones prejudiciales, el TJUE, se pronuncia del siguiente modo:

En primer lugar, considera que ni de la finalidad del Reglamento 2015/2424 ni de su sistema se desprende la intención del legislador de la Unión de conferir un alcance retroactivo al artículo 7.1, letra e) inciso iii), por lo que la versión modificada de este artículo no es aplicable a marcas registradas antes de su entrada en vigor.

En segundo lugar, considera que según el concepto de “forma”, conforme al sentido habitual de éste en el lenguaje corriente y sobre el que tuvo ocasión de pronunciarse ya el Tribunal en su famosa sentencia de 12 de junio de 2018 el asunto C-163/16, relativa a la suela roja de los zapatos Louboutin, (entendida en el sentido de que designa un conjunto de líneas o de contornos que delimitan un producto en el espacio), el signo controvertido no estaría constituido exclusivamente por la forma del producto, pues aun cuando el signo considerado representa formas que están constituidas por los contornos exteriores de dibujos que representan mapas geográficos, también contiene elementos decorativos además de esas formas que se encuentran tanto en el interior como en el exterior de los contornos, como la palabra “MANHATTAN”. Es decir, aunque el signo esté constituido por diseños bidimensionales decorativos que se incorporan a los productos, éstos se distinguen de la forma del producto y, en consecuencia, no cabe aplicar a los mismos la prohibición del artículo 7.1 letra e), inciso iii) del Reglamento de marca de las UE, según la versión anterior a la modificación operada por el Reglamento 2015/2424.

Habida cuenta de la respuesta dada por el tribunal a la segunda cuestión planteada, considera que no es necesario responder a la tercera.

Aunque esta sentencia aclara el concepto de “forma” contenido en la prohibición del artículo 7.1 letra e), inciso iii), según la versión del Reglamento 207/2009, al no responder a la tercera cuestión prejudicial planteada, desafortunadamente omite pronunciarse sobre los principios conforme a los que deben interpretarse los términos de la nueva redacción, “signo constituido exclusivamente por la forma u otra característica que aporte valor sustancia al producto”, dada a esta disposición por el Reglamento de modificación 2015/2424; lo que hubiera despejado muchas dudas sobre el posible nuevo alcance de dicha prohibición.

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