Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, combit Software, el TJUE ha vuelto a pronunciarse, en la Sentencia de 20 de julio de 2017, C-93/16, kerrygold vs kerrymaid, sobre el carácter unitario de la marca de la Unión Europea (en adelante UE) y si la tolerancia en el uso de una marca determinada en una parte de la UE, se extiende al resto de territorios.
El marco jurídico a tener en cuenta en este procedimiento es el artículo 9, apartado primero del Reglamento 207/2009 de marca comunitaria, que posteriormente fue modificado por el Reglamento 2015/2424. Actualmente, se encuentra en vigor desde el 1 de octubre de 2017, el Reglamento 2017/1001 de marca de la Union Europea (RMUE).
Las partes objeto de este litigio son, por un lado, Ornua Co-operative Ltd (en adelante Ornua), empresa irlandesa que se dedica a la producción y comercialización de mantequilla y productos lácteos, y que es titular de la marca de la UE KERRYGOLD. Ornua distribuye sus productos en España, entre otros países. Por otro lado, Tindale & Stanton Ltd España, S.L. (en adelante T & S), que es una sociedad española que importa y distribuye en España margarina con el signo KERRYMAID, que es marca nacional en Irlanda y Reino Unido.
Ornua ejercitó una acción por violación de marca contra T & S ante el Juzgado Mercantil de Alicante, ya que se habían violado los derechos conferidos por la marca de la UE KERRYGOLD al ser importados y distribuidos en España distintos tipos de productos con el signo KERRYMAID. Esta acción se interpone a sabiendas de que ambas marcas coexistían pacíficamente en Irlanda y Reino Unido.
El Tribunal de Primera Instancia desestimó la pretensión alegando que la única similitud entre los dos signos resultaba del elemento Kerry, que se refería a un condado irlandés reputado por su ganadería vacuna. Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró que no podía existir en España riesgo de confusión, debido al carácter unitario de las marcas de la UE (regulado en el artículo 1.2 RMUE), habida cuenta del peso demográfico de Irlanda y Reino Unido.
Ornua, ante la desestimación de la acción, decidió recurrir frente a la Audiencia Provincial. A continuación, la Audiencia planteó tres cuestiones prejudiciales al TJUE en relación con el artículo 9.1 del RMUE:
- Si, en atención al artículo 9.1 b), debe prevalecer el carácter unitario en toda la UE, en el sentido de excluir el riesgo de confusión del resto de territorios, cuando la marca de la UE ha coexistido con otras marcas nacionales semejantes, durante años de forma pacífica en dos Estados miembros de la UE.
- Si, teniendo en cuenta el artículo 9.1 b), es posible tomar en consideración factores geográficos, demográficos, económicos o de otro tipo, de territorios de la UE donde ha existido esa coexistencia pacífica.
- Si, de acuerdo con el artículo 9.1 c), la tolerancia de la marca anterior de la UE, que ha coexistido durante años con el signo posterior en dos Estados miembros, debe extrapolarse al resto del territorio de la UE a efectos de determinar la concurrencia en el uso por el tercero de un signo posterior de justa causa.
El TJUE, comienza recordando, que el artículo 9.1 b) protege al titular de una marca de la UE contra cualquier uso que perjudique o pueda perjudicar la función de indicación de origen de esa marca (STJUE de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, combit Software). Además, para invocar ese derecho no es en absoluto necesario que el uso del signo idéntico o similar que crea un riesgo de confusión se produzca en el conjunto del territorio de la UE.
En atención a la Sentencia citada anteriormente, el TJUE considera que el Tribunal de Marcas de UE que conozca del asunto debe prohibir la comercialización de los productos en cuestión con el signo controvertido en todo el territorio de la UE, con excepción de la parte en la que se haya constatado inexistencia de riesgo de confusión.
El TJUE, como contestación a la primera cuestión prejudicial, declara que debe interpretarse en el sentido de que esa coexistencia pacífica entre dos marcas en un determinado territorio de la UE, no implica que no exista riesgo de confusión en otro Estado miembro de la UE, donde no existe tal coexistencia pacífica.
Asimismo, en relación con la segunda cuestión, y teniendo en cuenta lo señalado por el Abogado General, el TJUE establece que los factores presentes en otros Estados miembros (en este caso Irlanda y Reino Unido), solo podrán ser tenidos en cuenta, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, por el Tribunal de Marcas de la UE, de otro Estado miembro (en este caso de España), siempre y cuando las condiciones de mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente en esas dos partes de la UE.
En cuanto a la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente, lo que desea saber es si el artículo 9.1 c) RMUE debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una marca de la UE que goza de renombre y un signo coexistan pacíficamente en una parte de la UE, permita concluir que existe una justa causa que legitima el uso de ese signo en otra parte de la UE, donde no se da esa coexistencia pacífica. El TJUE entiende que no. En su opinión, el Tribunal de Marcas de la UE que conozca del asunto no puede limitarse a fundamentar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y Reino Unido, sino que debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes.
En definitiva, como podemos comprobar, el carácter unitario no es absoluto, ya que el TJUE ha tratado de fundamentar en esta Sentencia que el hecho de que no exista un riesgo de confusión con un signo posterior en parte del territorio del UE, en la que haya una coexistencia pacífica entre la marca de la UE, y dicho signo no impide necesariamente al titular de la marca de la UE ejercitar la acción pertinente contra el uso de dicho signo en otras partes del territorio en las que exista un riesgo de confusión, como puede ocurrir concretamente en España.
A nuestro juicio, el hecho de tener en cuenta factores o circunstancias geográficas o demográficas es adecuado, ya que, para el público relevante español Kerry no tiene el mismo significado (entendido como región de Irlanda con tradición ganadera) que en Irlanda y Reino Unido. Por tanto, en nuestra opinión, es entendible esta excepción al carácter unitario de la marca de la UE.