El Tribunal General de UE confirma el impacto del uso online a la hora de valorar la distintividad sobrevenida

Volver a Actualidad — lunes 23 noviembre — 2020 por  Ernesto Cebollero
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Una de las características del sistema de marca de la UE es su efecto unitario.

Mucho se ha escrito en relación con sus diferentes vertientes tanto a nivel de uso efectivo [Sentencia del Tribunal de Justicia -TJUE- de 19 de diciembre de 2012, asunto C-149/11 - Leno Merken], como de renombre ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 - PAGO International, Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2015, asunto C‑125/14- Iron & Smith), coexistencia en el mercado ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de julio de 2017, asunto C-93/16 – Ornua) o infracción (Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, asunto C-223/15 - combit Software).

De todas las aristas de dicho efecto unitario en este post nos centramos en la de la distintividad.

Para que una marca sea registrable como marca de la UE debe ser distintiva en todo el territorio de la Unión. No obstante, un signo que en un primer momento pueda no serlo puede -valga la redundancia- adquirir dicha naturaleza en un momento posterior a través de su uso.

Esta posibilidad, ha venido provocando ciertos quebraderos de cabeza a los diferentes interesados debido en particular al volumen y al tipo de prueba necesario para acreditar la citada distintividad sobrevenida en toda la UE (ver por ejemplo la Sentencia del Tribunal General -TGUE- de 19 de junio de 2019, asunto T-307/17 - adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe, que confirmó la nulidad de la marca de la multinacional consistente en tres franjas paralelas al no haber probado el carácter distintivo sobrevenido en la UE).

En este contexto, el TJUE ha fijado ya ciertos criterios valorativos.

En particular, en su Sentencia de 16 de septiembre de 2015, asunto C-215/14 - Société des Produits Nestlé (sobre la validez de un registro sobre la forma de la famosa chocolatina KIT KAT) concluyó que si bien para acreditar la distintividad sobrevenida a la que nos referimos no es necesario aportar prueba respecto de cada Estado miembro individualmente considerado, dicha prueba sí que debe “demostrar dicha adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión en los que dicha marca carecía de carácter distintivo intrínseco”.

Pues bien, a la hora de acreditar la adquisición de ese carácter distintivo uno podría pensar que el uso llevado a cabo en Internet sería un cauce útil y adecuado. No obstante, como pasamos a exponer dicha interpretación no ha sido validada, en un primer momento, en todas las instancias.

Es en este contexto donde el TGUE en su reciente decisión del TGUE en el asunto T-105/19 - Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Wisniewski ha tenido precisamente que confirmar la relevancia que puede llegar a tener el uso online al que nos hemos referido y la necesidad de valorar de manera global todas las pruebas aportadas de cara a determinar la existencia de carácter distintivo sobrevenido.

En el caso en cuestión se discutía si la marca que se reproduce más abajo era o no válida, como marca de la UE, para identificar diversos productos en la clase 18 de la clasificación internacional.

En particular el debate se centraba en determinar si la citada marca carecía de carácter distintivo o sensu contrario lo había adquirido en virtud del intenso uso que del mismo se habría venido haciendo en el mercado por parte de su titular.

La propia Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) ya había puesto de manifiesto en instancias inferiores que el distintivo cuestionado carecía de validez como marca al no tener carácter distintivo.

Además, en sendas decisiones anteriores, asuntos T 359/12 y T 360/12 en relación con el registro de

la multinacional Francesa había visto como el Tribunal había confirmado que no se había acreditado el secondary meaning en todo el territorio de la Unión (en particular en Dinamarca, Portugal, Finlandia y Suecia).

Pues bien, con dichos antecedentes todo apuntaba a que la decisión del TGUE podría seguir la línea de lo concluido previamente. No obstante, el Tribunal de Luxemburgo anuló en este caso las decisiones de la EUIPO.

En esencia, la Sala de Recursos de la Oficina Europea dividió la prueba aportada en diferentes grupos, dependiendo del país al que se refiriesen. Tras hacer lo anterior, entró a analizar en primer lugar la relacionada con los estados del que denominó como grupo 3 (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Eslovenia y Eslovaquia), estados donde la titular no tiene ninguna tienda física (por lo que una gran parte de la prueba estaba relacionada con la presencia de la marca en internet).

Pues bien, el TGUE concluyó que a la hora de llevar a cabo la correspondiente valoración y determinar que no se habría probado la distintividad sobrevenida en relación con dichos países, y por ende en la UE, la Oficina no tuvo en cuenta toda una serie de documentos relacionados con la mencionada presencia online.

En opinión de la Sala al hacer lo anterior, la EUIPO actuó incorrectamente y vició el análisis llevado a cabo, análisis que debe ser global y por lo tanto tener en cuenta todo el material relevante (incluido el referido a la presencia online).

En función de lo anterior, como se ha comentado líneas más arriba, el Tribunal anuló la decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO.

Ahora le tocará mover ficha a la propia Oficina, analizar toda la prueba aportada por la titular, incluida la relativa al uso online, y decidir si es suficiente a los efectos de confirmar la distintividad sobrevenida. En cualquier caso, parece evidente que el TGUE deja la puerta abierta para que este tipo de usos tengan su debido peso en la valoración de conjunto. Habrá que estar atentos para confirmar cuál es la decisión de la EUIPO tras dicho análisis, si dicha decisión es nuevamente recurrida ante el TGUE y en su caso que concluye el Tribunal al respecto.

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