EL TRIBUNAL SUPREMO ESTIMA PROCEDENTE LA CONCESIÓN DEL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE UNA INFRACCIÓN DE MARCA, CALCULADA EN BASE A LA REGALÍA HIPOTÉTICA, SIN EXIGIR PARA ELLO LA ACREDITACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL PERJUDICADO

Volver a Actualidad — viernes 11 noviembre — 2016 porBaylos
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En la jurisprudencia de nuestros tribunales, y en particular del Tribunal Supremo, se puede apreciar dos líneas interpretativas en relación con la concesión de indemnizaciones derivadas de infracciones marcarias. Así las cosas, nos podemos encontrar con sentencias del Tribunal Supremo que exigen como requisito sine qua non la necesidad de acreditar los supuestos daños sufridos por el titular de un derecho de propiedad industrial infringido, mientras que otras sentencias reconocen que el pago de una indemnización concurre ex re ipsa.

Pues bien, el Tribunal Supremo dictó el pasado 19 de febrero de 2016 Sentencia núm. 98/2016, en virtud de la cual, en concepto de reparación por los perjuicios ocasionados a raíz de una infracción marcaria, estima procedente el pago de una indemnización ex re ipsa, es decir, sin necesidad de prueba.

Por ponernos en antecedentes, el presente supuesto tuvo su origen a raíz de la interposición de una demanda por la mercantil Maherlo Ibérica, S.L, el pasado 28 de septiembre de 2010, frente a Calzados Fernando García, S.L por la infracción llevada a cabo por este último sobre el derecho exclusivo de la marca Masaltos®, titularidad del primero.

En lo que aquí nos interesa, en el supuesto enjuiciado la demandada solicitó acumuladamente la indemnización derivada de la regalía hipotética -al amparo de lo establecido en el apartado segundo letra b) del artículo 43 de la Ley de Marcas-, y la objetiva del apartado quinto del artículo 43 de la Ley de Marcas-, concediéndose en segunda instancia la indemnización calculada en base la regalía hipotética.

Pues bien, como motivo del recurso de casación, interpuesto por la demandada recurrente, se denuncia la palmaria infracción de la doctrina jurisprudencial asentada sobre el apartado segundo letra b) del artículo 43 de la Ley de Marcas, toda vez que en ningún momento se ha exigido como requisito para la concesión de la regalía hipotética, solicitada por la actora en su demanda, la efectiva acreditación de los daños y perjuicios sufridos y cita textualmente una cosa es la dificultad de acreditación de los daños y perjuicios y otra liberar de la prueba de su existencia.

A este respecto, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto basándose para ello en que la dificultad que normalmente ocasiona al titular de una marca infringida el hecho de probar los beneficios obtenidos por el infractor de la misma, no puede suponer automáticamente la privación al titular del derecho a ser indemnizado.

Justamente, el fin de que la jurisprudencia haya puesto a disposición del titular del derecho marcario la regalía hipotética como herramienta, entre otras, para el cálculo de la indemnización, es precisamente para solventar la prueba diabólica que a veces le supone y así poder asegurar la misma sin necesidad de probar en concreto el daño causado. La ausencia de prueba de los perjuicios ocasionados no puede significar la frustración de la regalía hipotética, es más, ni siquiera en el supuesto de que el titular del derecho no conceda licencias de uso a terceros.

Como conclusión, esta sentencia ha vuelto a aplicar de manera generosa la doctrina ex re ipsa, considerando que la reparación de los daños en supuestos de infracciones marcarias es automática, y facilitando de esta manera el resarcimiento de los daños y perjuicios de los titulares de derechos exclusivos, pues viene a excluir la jurisprudencia según la cual los daños deben acreditarse y probarse en todo caso.

Así las cosas, en aplicación de esta sentencia, y para la concesión de una indemnización como consecuencia de una infracción marcaria será necesario únicamente establecer en la demanda el criterio indemnizatorio que se vaya a utilizar para el cálculo de la misma y, una vez declarada la existencia efectiva de la infracción, procederá, sin necesidad de prueba, la condena a indemnizar.

La sentencia puede consultarse en su totalidad aquí.

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