HACIA UNA MEJOR PROTECCIÓN DE LOS TITULARES FRENTE A SOLICITUDES DE MARCAS DE AGENTES NO IDÉNTICAS

Volver a Actualidad — martes 23 febrero — 2021 por Baylos
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El pasado 11 noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó una sentencia - C-809/18 P; asunto MINERAL MAGIC -, muy interesante en relación con una oposición ante la EUIPO contra una solicitud de marca llevada a cabo por un agente.

El asunto surge en fecha de 23 de abril de 2015, cuando Jerome Alexander Consulting Corp. (oponente) se opuso a la solicitud de la marca europea “MINERAL MAGIC” para productos de la clase 3 de John Mills Ltd (solicitante), en particular para “lociones capilares; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites etéreos; cosméticos; preparados para la limpieza y el cuidado de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; desodorantes para uso personal (perfumería)”.

La oposición se basaba en el art. 8.3 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea "RMUE" - que tiene su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París "CUP" - según el cual “Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación”.

El oponente alegaba ser titular de la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER no. 4274584, que designa “polvos faciales que contienen minerales” y la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS, no registrada, para “cosméticos”.

Asimismo, se alegaba que entre ambas partes existía un acuerdo de distribución por el que se establecía que el solicitante se encargaría de distribuir en el ámbito de la Unión Europea los productos de la oponente. Asimismo, figuraban disposiciones sobre la exclusividad del contrato, una cláusula de no competencia y disposiciones sobre los derechos de propiedad industrial de Jerome Alexander Consulting Corp.

En un principio, la oposición fue desestimada por la División de la Oposición, pero posteriormente la Sala de Recurso denegó el registro de la marca al considerar que concurrían los requisitos previstos en el citado artículo 8.3 RMUE.

Ante esta resolución, el solicitante presentó recurso ante el Tribunal General (“TGUE”) invocando un único motivo, basado en la infracción del artículo 8.3 del RMUE. En particular, señaló que la Sala de Recurso erró al considerar que: (i) el solicitante era “agente” o “representante” del titular de la marca anterior; (ii) la citada disposición era aplicable, aunque los signos en conflicto no fueran idénticos, sino similares; y (iii) la disposición resultaba aplicable a pesar de que no todos los productos designados por la marca anterior eran idénticos a los designados por las marcas del oponente.

El TGUE se centra en la segunda cuestión y estima el recurso mediante su sentencia de 15 de octubre de 2018 - T-7/17 - tras analizar los trabajos preparatorios del Proyecto de Reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria. Entre estos, se encontraba un documento que indicaba expresamente que la propuesta, planteada por una delegación, para que la disposición aplicase también a los supuestos de marcas “similares” para productos “similares” había sido rechazada.

Ante esta decisión, la EUIPO interpuso recurso de casación ante el TJUE, quien comienza señalando que es reiterada la jurisprudencia la que viene a establecer que una disposición del Derecho de la Unión requiere que sea interpretada teniendo en cuenta no solamente su tenor literal, sino también el contexto en el que se dictan, así como los objetivos y finalidades que se persigue con la misma.

En esta misma línea, señala que el tenor literal de dicho artículo no establece de manera expresa si este se aplica en casos de similitud o identidad entre la marca anterior y la marca solicitada por el agente, sino que el citado artículo simplemente sugiere que haya una “estrecha relación” entre ambas marcas (vid apartado 57). En este sentido, el TJUE señala que la falta de previsión expresa no implica que esta disposición se deba aplicar exclusivamente a aquellos supuestos en los que las marcas en conflicto sean idénticas.

Posteriormente, el TJUE acude al artículo 6 septies CUP, al considerar que este resulta imprescindible para realizar una adecuada interpretación del artículo 8 RMUE, pues este reproduce en lo sustancial al primero. En esta misma línea, señala que, de la versión original de este artículo y de los antecedentes del Convenio de Paris, se puede deducir que dicha disposición aplica también a aquellos supuestos en los que la marca solicitada por el agente es similar a la del antiguo titular.

En virtud de lo anterior, la interpretación llevada a cabo por el TGUE “tendría como consecuencia que el titular de la marca anterior se vería privado de la posibilidad de oponerse en base al artículo 8.3 RMUE al registro de una marca similar por su agente o representante, mientras que el agente o representante, una vez efectuado tal registro, estaría facultado, en virtud del mismo artículo, apartado 1, letra b), para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular debido a la similitud de esta marca con la registrada por el agente o representante de ese mismo titular”.

El TJUE añade que precisamente la finalidad del artículo 8.3 RMUE es “evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que los vinculaba a ese titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó”.

Bajo estas premisas, el TJUE estima el recurso de casación planteado por la EUIPO, al considerar que el TGUE interpretó erróneamente que el art. 8.3 RMUE solo cabía aplicarlo en aquellos supuestos en los que la marca anterior y la marca solicitada por el agente fueran idénticas.

Finalmente, el tribunal resuelve de manera expresa los otros motivos planteados por el solicitante ante el TGUE:

En cuanto al primer motivo invocado – que la Sala de Recurso erró al considerar que el solicitante era agente o representante del titular, a los efectos del artículo 8.3 RMUE–, el tribunal establece que hay que realizar una interpretación amplia de dichos conceptos, de manera que abarquen todas las formas de relación basadas en un acuerdo contractual en virtud del cual una de las partes representa los intereses de la otra.

Respecto el segundo motivo – que la Sala de Recurso de la oficina erró al considerar que el artículo 8.3 no aplicaba cuando los signos fuesen similares –, como veníamos exponiendo más arriba, esta disposición aplica tanto en los casos en los que las marcas sean idénticas como similares.

Por último y tercer motivo – que la Sala de Recurso de la EUIPO erró asimismo al considerar que el artículo 8.3 resultaba aplicable a pesar de que los productos designados por la marca anterior no eran idénticos a los designados por la marca solicitada –, el TJUE señala que la función esencial de la marca es indicar el origen comercial, por lo que “esta disposición no puede quedar excluida por el hecho de que los productos o servicios de la marca a que se refiere la solicitud de registro y los que designa la marca anterior no sea idénticos, sino similares”. Asimismo, establece que para apreciar la similitud entre los productos y servicios en cuestión hay que tener en cuenta, entre otros, su naturaleza, finalidad y uso.

Esta sentencia supone un antes y después en los casos de marcas de agente no solo porque consagra una interpretación amplia del concepto de agente o representante sino porque interpreta adecuadamente el ámbito de protección que tiene el titular frente a una marca registrada por su agente, aunque los signos/productos no sean totalmente idénticos, evitando de este modo que los agentes se vean tentados de llevar a cabo prácticas como las del caso comentado.

Escrito por Fátima de Travesedo Bustos

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