La orden de prohibición de uso del signo infractor solamente en la parte del territorio de la UE no contradice el carácter unitario de la marca de la UE

Volver a Actualidad — lunes 06 febrero — 2017 porBaylos
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha manifestado sobre el carácter unitario de la marca de la UE en su Sentencia de 22.09.2016, en el asunto C-223/15, en la que responde a cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania). En esa relevante Sentencia el TJUE ha vuelto a explicar que el carácter unitario de la Marca de la Unión Europea (MUE), admite ciertos matices como, por ejemplo, en lo que dice respecto al ius prohibendi del titular de MUE, que no abarca necesariamente a la integridad del territorio de la Unión de en todos los casos.

En el litigio que da origen a la cuestión prejudicial el tribunal alemán había constatado la existencia de riesgo de confusión (entre las marcas commit y combit) solamente en los países de habla alemana y había concluido que no había riesgo de confusión para el consumidor medio en los países angloparlantes (porque en el idioma inglés la diferencia conceptual neutraliza la similitud fonética). Ante esa situación la cuestión que en esencia el tribunal alemán planteó al TJUE fue si cuando se aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una MUE en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en toda la Unión.

El TJUE ha contestado a la primera parte de la pregunta de forma tajante indicando que siempre que se aprecie que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una MUE al menos en parte de la Unión (aunque no exista ese riesgo en otra parte) se produce una vulneración de la función de indicación de origen de esa marca, y consecuentemente, existe violación del derecho exclusivo conferido por ésta.

Según recuerda el Tribunal esa decisión es la única posible y que mantiene coherencia de lo decidido en otros asuntos relacionados con el derecho del titular de una MUE a oponerse al registro de una marca similar que crea un riesgo de confusión solamente en una parte del territorio de la Unión, que puede consistir en el territorio de un Estado Miembro (STJUE 18.09.2008, Armacell/OAMI, C-514/06 P, párrafos 56 y 57, y el ATJUE 16.09.2010, Dominio de la Vega/OAMI, C-459/09 P, párrafos 30 y 31).

Ahora bien, en su respuesta a la segunda parte de la pregunta el TJUE ha reconocido que si bien el titular de la MUE infringida tiene derecho a solicitar la prohibición del uso del signo infractor, incluso si éste sólo perjudica esa función en una parte de la Unión, esa prohibición no debe extenderse a todo el territorio de la UE. Es decir, el Tribunal reconoce que el jus prohibendi del titular de la MUE infringida no es absoluto y no alcanza necesariamente a toda la UE de forma incondicional.

Aunque en principio el jus prohibendi debería extenderse a todo el territorio de la UE, recuerda el Tribunal que, conforme ya había esclarecido en el Asunto DHL Express France (STJUE 12.04.2011, C-235/09, párrafo 48), en un supuesto, como el del litigio principal, en el que se aprecia que el uso de un signo similar para productos idénticos a aquellos para los que se ha registrado la MUE no crea un riesgo de confusión en una parte determinada de la Unión, en particular por motivos lingüísticos, y que por tanto no puede perjudicar la función de indicación de origen de esa marca en dicha parte determinada, debe limitarse el alcance territorial de la prohibición del uso del signo infractor de modo que no alcance la parte determinada del territorio de la Unión en la que no existe riesgo de confusión. En concreto el Tribunal determina que cuando el tribunal de marcas de la Unión Europea concluye, (…), que no existe riesgo de confusión en una parte de la Unión, no se puede prohibir el comercio lícito unido al uso del signo en cuestión en esa parte de la Unión. A ese respecto también aclara que es necesario identificar con precisión la parte de la Unión en la que no existe el riesgo de confusión, de forma que quede claro a qué parte del territorio de la UE no afectará el jus prohibendi del titular de la MUE infringida.

Y aunque pueda parecer lo contrario, entiende el TJUE que la interpretación según la cual la prohibición de uso de un signo que crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea se aplica a todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se constate la inexistencia de ese riesgo, no vulnera el carácter unitario de la marca de la Unión Europea previsto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que se preserva el derecho del titular de ésta a instar la prohibición de cualquier uso que perjudique las funciones propias de la marca.

La Sentencia puede ser consultada en su integridad en este enlace:

Para más información respecto a esta noticia, puede contactar con h.busch@baylos.com

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