La prueba aportada en otro proceso no basta para basar una solicitud de nulidad de un diseño comunitario

Volver a Actualidad — lunes 11 noviembre — 2019 por Morgan Schaaf
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El pasado 17 de septiembre de 2019, el Tribunal General de la Unión Europea dictó una desapercibida pero interesante Decisión, en la que dirime sobre una solicitud de nulidad de un diseño comunitario de una esponja.

La relevancia de esta Sentencia no reside en la decisión final de si el diseño es válido o no, sino en cuestiones procedurales que se han planteado durante la tramitación del procedimiento en relación con la carga de la prueba que incumbe al solicitante de la nulidad de un diseño comunitario.

La Sentencia dictada en el asunto T-532/18trae causa del registro por parte de Refan Bulgaria OOD de un diseño comunitario en el año 2012, frente al cual la empresa Aroma Essence Ltd presentó una solicitud de nulidad, por falta de carácter singular y novedad al amparo de los artículos 5 y 6 del Reglamento 6/2002. Dicha solicitud se basaba en la existencia de dos modelos anteriores idénticos y/o muy similares, titularidad de la misma Refan Bulgaria OOD, los cuales habían sido declarados nulos en dos resoluciones anteriores, designándose los pronunciamientos de dichas decisiones a efectos probatorios.

Por un lado, la División de Anulación de la EUIPO declaró la nulidad del diseño impugnado por falta de carácter singular, basándose en la existencia de uno de los modelos anteriores. Asimismo, señaló que, si bien su examen debe limitarse, en principio, a los hechos, pruebas y argumentos esgrimidos por las partes del procedimiento, la EUIPO puede legítimamente tener en consideración hechos notorios, como puede ser la existencia de dos decisiones en virtud de las cuales se declaró la nulidad de un diseño idéntico y/o muy similar. A sensu contrario, la Sala de recursos de la EUIPO revocó dicha decisión, en vista de que la solicitante se limitaba a declarar que el modelo debía ser declarado nulo por las mismas razones esgrimidas en las resoluciones anteriores aportadas -sin mayor explicación o motivación- subrayando que la nulidad de dibujos y modelos anteriores por falta de novedad no era un hecho notorio que debía tomarse en consideración de oficio por la EUIPO.

Pues bien, dicho debate se trasladó al Tribunal General, que recuerda que el artículo 63.1 del Reglamento establece que el examen de la EUIPO en una acción de nulidad debe limitarse a los motivos invocados por las partes y que, por lo tanto, la Oficina sólo puede basar su resolución en los hechos y las pruebas presentadas expresamente por las partes. Asimismo, señala que el artículo 52.2 del Reglamento prevé que la solicitud de nulidad debe ser motivada y acompañada de una exposición de los motivos de nulidad, así como de todos los hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de dicha solicitud.

Por tanto, concluye el Tribunal que, de estas disposiciones, se deduce que (i) corresponde al solicitante de la nulidad proporcionar a la EUIPO todos los datos relativos a los dibujos o modelos cuyo estado del arte se alega, a fin de demostrar que el dibujo o modelo impugnado no puede registrarse válidamente; y que (ii) le incumbe exclusivamente al solicitante de la nulidad proporcionar los elementos probatorios para apoyar sus pretensiones, sin que la EUIPO pueda suplir cualquier tipo de dejadez probatoria de las partes.

En vista de lo anterior, el Tribunal General concluye que no basta con que el solicitante de la nulidad del diseño adjunte, a efectos probatorios, resoluciones anteriores dictadas en relación con la nulidad de diseños idénticos y anteriores, en la medida en que dicha actuación no responde a las exigencias de motivación y precisión impuestas por el Reglamento. En efecto, a pesar de que las resoluciones aportadas contenían la prueba que fue tenida en consideración para inferir en la nulidad de los modelos anteriores, no es menos cierto que esta referencia a resoluciones anteriores, sin más aclaraciones, no satisface el requisito de demostrar la existencia de un dibujo o modelo anterior idéntico al impugnado, y a la postre, la carga de la prueba que le incumbe al solicitante de la nulidad de un diseño.

Por otro lado, el Tribunal añade que su decisión resulta plenamente conforme con la Sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P), en la que se tienen en cuenta sus resoluciones anteriores a los efectos de probar la notoriedad de la marca invocada, en la medida en que en dicho procedimiento, se identificaron de forma precisa las resoluciones anteriores de la EUIPO, mencionándose y resumiéndose de forma expresa los extractos pertinentes, así como el listado de los elementos probatorios que fueron tenidos en consideración de dichas resoluciones.

En definitiva, esta decisión es interesante, en la medida en que muestra que los principios procesales básicos aplicados por los órganos jurisdiccionales españoles resultan plenamente de aplicación en los procedimientos sustanciados ante la EUIPO, y en particular, los que alcanzan el rango de derecho fundamental por formar parte del derecho a la tutela judicial efectiva, como son el principio de aportación de parte, el principio de rogación, así como los derechos de defensa, de congruencia y motivación de las decisiones.

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