La prueba de uso en España, novedades prácticas

Volver a Actualidad — jueves 21 mayo — 2020 por Isabel Mercado
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La petición de la prueba de uso en el marco de un procedimiento de oposición era una de las novedades que en 2018 introdujo la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas para la trasposición de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015. Sin embargo, su entrada en vigor tuvo que esperar hasta el 1 de mayo de 2019, tras su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas.

Además, la aplicación práctica de los procedimientos contenidos en la nueva normativa ha tenido que esperar a la implantación de las herramientas y recursos electrónicos por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, para que tanto titulares como representantes puedan cumplir con los trámites necesarios.

Recordamos que, en el marco de un procedimiento de oposición, el solicitante de una marca o nombre comercial puede formular una petición a su oponente para que presente prueba de uso de sus marcas anteriores. Las marcas oponentes objeto de prueba de uso son solo aquellas que, en la fecha de presentación o prioridad de la marca impugnada, llevan más de cinco años registradas, y que son registros firmes.

El solicitante puede optar por (a) presentar las alegaciones de contestación al suspenso y la petición de prueba de uso en el plazo establecido, o (b) formular únicamente la petición de prueba de uso y presentar las alegaciones a la oposición junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso que el oponente presente.

De optar por la segunda opción, la principal ventaja es que obtenemos más tiempo para preparar las observaciones a la oposición recibida. Otra ventaja es que tendremos la posibilidad de valorar el uso de la marca oponente y explorar alguna vía para la negociación. Pero también esta segunda opción tiene sentido cuando creemos que el oponente no presentará pruebas de uso de su marca, o que estas serán insuficientes, y, por tanto, que la Oficina desestimaría la oposición.

Una novedad que introduce la OEPM en el procedimiento de prueba de uso, y que consideramos de gran utilidad, es la posibilidad de solicitar la tramitación acelerada del expediente al momento de formular la petición y de aportar la prueba.

Por otro lado, resulta insuficiente el plazo de un mes que el Reglamento de la Ley de Marcas establece para que el oponente presente la correspondiente prueba de uso. La recopilación y selección de las pruebas es un trabajo tedioso, que requiere de una colaboración muy estrecha entre el titular de la marca y su representante, lo cual no siempre es posible en un espacio temporal tan reducido. Es por ello por lo que en numerosas ocasiones nos encontraremos ante la dificultad de hacer frente a la petición.

Otra cuestión de interés es la valoración de las pruebas de uso de marcas oponentes que sean marcas de la Unión Europea. Pues bien, la OEPM debe valorar su uso efectivo de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre marcas de la Unión Europea. Es decir, si conforme al derecho de la Unión Europea el uso de la marca oponente es un uso efectivo, en el procedimiento de oposición en España se deberá considerar probado el uso de esta marca. Lo anterior, a pesar de que la marca no se use en España, pero sí en otros países de la Unión.

Para concluir, debemos tener en cuenta que no son muchos los procedimientos de prueba de uso que se han iniciado ante la Oficina Española. El pasado mes de marzo, la propia Oficina estimaba en menos de 200 las peticiones de uso presentadas desde la entrada en vigor del Reglamento, y solo en 5 las remisiones de prueba al solicitante. Lo anterior sugiere que estamos ante un trámite poco explotado, y que debemos esperar para poder consignar los criterios aplicados por la Oficina española.

Por el momento no se han puesto a disposición de los interesados unas directrices de examen en este sentido, lo que significa que serán los titulares y representantes los que deban seguir muy de cerca la aplicación práctica en esta materia hasta que deje de ser el novicio de las marcas en España.

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