Nuevas modificaciones en la Ley de Marcas China

Volver a Actualidad — jueves 28 noviembre — 2019 por Cristina Iglesias
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El pasado 1 de noviembre de 2019 entraron en vigor las nuevas enmiendas a la Ley de Marcas China con el principal objetivo de combatir las solicitudes de marcas presentadas de mala fe.

Con este fin, el artículo 4 se completa de la siguiente manera: "se rechazarán las solicitudes de marca presentadas de mala fe y sin intención de uso". Esto significa que la Oficina nacional de propiedad intelectual (CNIPA) podría rechazar tales marcas de mala fe durante su examen si el examinador considera que dicha marca ha sido presentada de mala fe y si el solicitante no demuestra su intención de utilizarla.

Este nuevo motivo también puede aplicarse como base o fundamento en los procedimientos tanto de oposición (art. 33) como de nulidad (art. 44).

Por otra parte, estas modificaciones prohíben a los agentes de marcas tramitar cualquier solicitud de mala fe si el agente está en conocimiento o debería haber sabido que la marca solicitada no está destinada a su uso, u otras circunstancias específicas, como la copia o imitación de una marca notoriamente conocida. Así, cualquier agente de marcas que presente solicitudes de marca de mala fe estará sujeto a advertencias, multas, sanciones administrativas y sanciones judiciales.

Además de la nueva responsabilidad de los agentes de marcas, las sanciones aplicadas a los solicitantes también se han incrementado, ya que el solicitante puede responder por indemnizaciones de 428.000 USD a 708.500 USD y por daños punitivos de 3 a 5 veces los daños reales basados en las pérdidas del titular de los derechos, los beneficios ilícitos del infractor o un múltiplo razonable de los honorarios de la licencia de marca.

Es muy común que los piratas chinos soliciten un gran número de marcas con la intención de venderlas u obtener beneficios indebidos, en lugar de usarlas realmente. Hay que señalar que, si bien en estas modificaciones no se define la "mala fe", las disposiciones han establecido diversos factores que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar esta mala fe:

    • El número o la naturaleza de las marcas solicitadas,
  • La situación industrial y comercial del solicitante, y
  • Decisiones administrativas o judiciales que hayan surtido efecto, cuando se haya determinado que el solicitante ha participado en otras solicitudes o infracciones de mala fe.

En vista de lo anterior, estas nuevas enmiendas de la Ley de marcas pueden considerarse como otro gran paso adelante que proporciona fundamentos jurídicos adicionales para impugnar las solicitudes de mala fe y ayudar a los propietarios de marcas que están luchando contra los solicitantes ilegales en este país. Sin embargo, debemos señalar que aún no está claro si estas nuevas modificaciones pueden aplicarse a las marcas registradas antes del 1 de noviembre de 2019, pero es muy poco probable que ésta tenga efectos retroactivos.

A pesar de que estas nuevas enmiendas son un progreso importante, la mejor manera de proteger su marca de los solicitantes ilegales en China es obtener su registro en China tan pronto como su compañía planea comercializar productos o servicios en el país, e incluso si simplemente planea su fabricación.

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