¿Puede un eslogan ser una marca?

Volver a Actualidad — viernes 20 marzo — 2020 por Cristina Pemán
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En el marco de la constante búsqueda por diferenciar sus productos y servicios, las empresas tratan de registrar marcas cada vez más creativas. En esta línea, el eslogan constituye una valiosa herramienta de marketing, ya que tiene impacto directo sobre los consumidores y permite a las empresas estimular al cliente y que identifique su producto o servicio, llegando a ser, en alguna ocasión, más conocido el eslogan que el propio producto o servicio que anuncia.

Desde la óptica jurídica, un tema muy controvertido en relación con los eslóganes es si pueden registrase como marca, con la consecuente protección que ello otorga.

Parece que el criterio general aplicable para su protección como marca es que el eslogan en cuestión no consista en una denominación meramente laudatoria o promocional de un producto o servicio determinado. En este sentido, existen precedentes en los que los tribunales han respaldado el criterio de que ciertos eslóganes pueden protegerse como marca, poniendo el foco en el componente de la perdurabilidad de la frase respecto a un producto. Es decir, se trata de que el eslogan tenga la capacidad de ser retenido por parte del consumidor y lo relacione con un origen empresarial para que, según el marco legislativo actual, pueda protegerse como marca.

En la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE del 13 de febrero, en el asunto T-8/19), el tribunal desestima el recurso de alzada presentado contra la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO), avalando, por tanto, su decisión de denegación de la marca denominativa «Inventemos el futuro», solicitada en 2017 por Repsol para una serie de servicios relacionados con la refinería del petróleo y la investigación.

En dicha decisión, la EUIPO determinaba que la marca solicitada “se entendía como un eslogan motivacional que implicaba al consumidor en las acciones de innovación realizadas por el titular de la marca” y que, por tanto, carecía de la distintividad necesaria para su protección como marca a tenor delartículo 7.1 b del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea), que recoge los motivos de denegación absolutos de las marcas y, en particular, contempla la denegación de registro de aquéllas que carezcan de carácter distintivo.

A efectos del citado artículo y según señala el TGUE en la sentencia mencionada, el carácter distintivo de una marca conlleva que dicha marca “permita identificar los productos y servicios para los que se solicitó el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir esos productos y servicios de los de otras empresas”.

Para determinar la presencia de carácter distintivo, además de que el contenido semántico de la marca en cuestión indique al consumidor una característica del servicio relativo a su valor comercial que transmita una información de carácter promocional o publicitario, es preciso que el público pertinente lo perciba como una indicación del origen comercial del producto o servicio de que se trate.

La Sala de Recurso se preguntó si este eslogan publicitario tenía elementos que, más allá de su evidente significado promocional, podían permitir al público pertinente memorizar fácil e inmediatamente la expresión en cuestión como marca distintiva para los servicios designados. A raíz de esto, estimó que, habida cuenta de los servicios cuya protección se solicitaba (servicios de las clases 40 y 42), “el público pertinente no consideraría el signo solicitado como una marca, sino solamente como una expresión elogiosa simple e inmediatamente comprensible, carente de todo elemento distintivo en relación con los servicios que se trata”.

En definitiva, la EUIPO consideró que los usuarios de estos servicios “percibirían dicha expresión únicamente como un eslogan publicitario, y que, por lo tanto, el mensaje promocional transmitido por la marca solicitada podía pertenecer a cualquier empresa que prestase los servicios en cuestión sin constituir, por ello, un indicador del origen para una empresa en concreto" y el TGUE, a través de la sentencia mencionada, ha ratificado este criterio.
Por último, cabe señalar que el artículo 7.3 del Reglamento 2017/1001 prevé la adquisición del carácter distintivo de un eslogan por el uso de la marca, circunstancia alegada también en este caso por la recurrente. Sin embargo, la EUIPO y el TGUE coinciden en que la recurrente no fue capaz de probar la adquisición de dicho carácter distintivo por el uso de la marca para los servicios solicitados.

En conclusión, parece que tanto la EUIPO como el TGUE van en la línea de admitir la posibilidad de registrar un eslogan como marca siempre y cuando la misma no sea percibida por el público pertinente como un mensaje promocional laudatorio que sirve exclusivamente para realzar los aspectos positivos de los productos o servicios en cuestión, sino que aporte un valor adicional que permita relacionarlos con un origen empresarial determinado.

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