“Querido abogado, he creado un software: ¿ahora qué hago?”

Volver a Actualidad — martes 25 enero — 2022 por  Morgan Schaaf
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Desde nuestro dispositivo móvil (para algunos como una tercera mano): las redes sociales que utilizamos para cotillear la vida de l@s influencers más famos@s, pasando por el plan favorito de los domingos Televisión y Netflix®, el robot de cocina de moda y sus programas que nos facilitan la vida, o los ordenadores y programas que utilizamos para desempeñar nuestras actividades profesionales, todo a nuestro alrededor es software.

No es de extrañar que la figura del software se haya convertido en uno de los activos intangibles más valiosos e importantes de determinadas empresas tecnológicas, y a la postre, en una fuente importante de negocio y beneficios. No son pocas las inversiones humanas y económicas que tienen que realizar las empresas para diseñar un software innovador, con los correspondientes riesgos de plagio y las posibles pérdidas que ello podría llegar a suponer.

Por ello, como en el caso de toda creación intelectual, es muy importante proteger de forma adecuada el software, con el fin de garantizar la exclusividad de su titular sobre el mismo, protegerse frente a potenciales infracciones de terceros y facilitar su explotación en el mercado por personas distintas del propio desarrollador.

Protección del software: ¿Patente o propiedad intelectual?

La primera pregunta que cabe plantearse es ¿cuál es la forma adecuada de proteger un software?

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes rechaza expresamente la protección del software como tal a través de la modalidad de la patente (en determinadas circunstancias, permite la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador). Lo anterior implica, lógicamente, que tampoco puede protegerse el software como tal por modelo de utilidad.

Pues bien, la solución para proteger la figura del programa de ordenador es la vía de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.

El software se define expresamente en el artículo 96 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), en virtud del cual “se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”. De lo anterior se desprende que la protección por derecho de autor se confiere a la secuencia de instrucciones que lo compone, es decir, el código fuente.

Ahora bien, no cualquier software es protegible, sino solo aquellos que cumplan con el requisito de la originalidad de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, y según la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor sobre un software corresponden al autor por el solo hecho de su creación, por lo que no existe ninguna obligación de proceder al registro para tener derechos exclusivos sobre el mismo. Ahora bien, y aunque el registro no sea constitutivo de derechos, es altamente recomendable proceder a un registro para poder acreditar fehacientemente la fecha de creación del software y sus principales características.

Alternativas para el registro de un software:

Existen diversas alternativas a contemplar para el registro de un software, cuyo principal objetivo será dar fe de la fecha de depósito de la obra –para acreditar, en su caso, un derecho de prioridad en caso de plagio–, así como dejar un rastro de las características principales del software y de su funcionamiento.

La vía más conocida para la protección del software radica en su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, si bien tiene la desventaja de tener que hacer público el software, permitiendo de esta forma su libre acceso a los competidores y resto de operadores en el mercado.

Por ello, también puede resultar interesante una vía muchas veces ignorada por los titulares de derechos: el secreto empresarial. Esta vía de protección (recientemente regulada de manera amplia por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales) permite, mediante la adopción de las correspondientes medidas de seguridad, mantener la confidencialidad de una creación.

Otra alternativa de protección que suele utilizarse en la práctica es el depósito notarial, mediante la cual se levanta un acta notarial sobre las características técnicas y funcionales del software y su fecha de creación, permitiendo a su titular disponer de un título privado (y confidencial) para garantizar la prueba de su creación frente a terceros.

Por otro lado, en los últimos años también se han desarrollado tecnologías basadas en el blockchain, que permiten certificar el contenido de determinados ficheros (incluyendo aquellos relativos a códigos de fuente). Estas herramientas se utilizan mucho en la práctica, puesto que permiten acreditar la fecha de creación de cara a un posible plagio, sin las desventajas de la publicidad de la información que implica el Registro de la Propiedad Intelectual, sin los gastos que supone el depósito notarial o sin el carácter estricto de las medidas de seguridad atinentes al secreto empresarial.

Finalmente, en caso de que el software haya sido desarrollado por encargo, también resulta de interés lo que se conoce como el contrato de Escrow. En términos generales, el contrato de Escrow es aquel por el que la empresa titular de los derechos sobre el software y la empresa licenciataria del mismo depositan una copia del código fuente del programa licenciado a un tercero, o escrow agent (en la práctica suele ser un notario), para evitar que la licenciataria del software se vea en la imposibilidad de modificar o actualizar el software por no disponer del código fuente, en diversos casos de conflicto (e.g. desaparición de la compañía desarrolladora, imposibilidad de prestar mantenimiento o actualizar el software, etc.). Ahora bien, en la práctica, y aunque su primera finalidad no sea esa, también puede servir para acreditar las características del software y su fecha de creación.

En definitiva, existen distintas opciones para el registro de un software y su protección de cara a terceros, si bien la opción más recomendada dependerá de las circunstancias de cada caso y deberá ser objeto de una cuidada estrategia en función de las necesidades de cada empresa desarrolladora.

La importancia de los contratos:

Dicho lo anterior, para una correcta protección en materia de software, el registro no lo es todo y no hay que infravalorar la importancia de los contratos.

Tal y como explicábamos antes, los derechos de autor sobre un software nacen por la mera creación, por lo que los derechos de propiedad intelectual se atribuyen a su autor, es decir a la persona del programador. Sin embargo, no son pocas las veces en las que el programador del software no se corresponde con la personalidad que finalmente vaya a explotarlo (generalmente una empresa), por lo que la regulación de la relación laboral o comercial origen del desarrollo del software resulta crucial para una pacífica explotación de este.

Por otro lado, como ya hemos indicado más arriba, en caso de que el software haya sido desarrollado por una empresa para un cliente (generalmente por encargo), es importante proceder al depósito del código fuente ante un Notario mediante el Contrato de Escrow, a los efectos de garantizar su acceso para la continuidad de la actividad del cliente, reforzando de este modo la confianza entre las partes.

Otros derechos de IP a tener en cuenta:

Finalmente, cabe señalar que otros derechos de propiedad industrial pueden entrar en juego a la hora de proteger de forma completa un software. A modo de ejemplo, el nombre del software podrá ser protegido al amparo del Derecho de marcas, o la interfaz gráfica podrá protegerse por la vía del diseño industrial, en caso de que no se den los requisitos de originalidad para su protección como obra artística.

Por ello, en caso de desarrollar un software –ya sea por un particular, una PYME o una empresa multinacional– es importante recabar asesoramiento de un abogado especializado en propiedad intelectual, para garantizar la pacifica explotación del software en el mercado y estar debidamente protegidos en caso de posible plagio por un tercero malintencionado.

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