Para el TJUE no hay responsabilidad por el simple almacenamiento de productos infractores

Volver a Actualidad — lunes 27 abril — 2020 por Morgan Schaaf
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El pasado 2 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia de la UE dictó su anhelada Sentencia en el caso C-567/18, en la que se aborda otro capítulo de la Saga Coty vs. Amazon.

En esta ocasión, el Tribunal de Justicia tuvo que determinar si una empresa que almacena mercancías infractoras (en este caso, Amazon Logistics) en nombre de un tercero (una empresa que vende en el Marketplace de Amazon), sin tener conocimiento de la existencia de la infracción, está haciendo uso de la marca en el sentido del artículo 9.3.b) del Reglamento (UE 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea) (“RMUE”), es decir, con el fin de ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.

Esta sentencia suscitó una gran expectación, no sólo por la relevancia de las cuestiones jurídicas debatidas en el procedimiento ante el tribunal alemán -al origen de la cuestión prejudicial- para el sector del comercio electrónico, sino también por la controversia suscitada por el Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona en sus conclusiones presentadas el 28 de noviembre de 2018.

A este respecto, cabe recordar que el Abogado General sugirió al TJUE interpretar la aplicabilidad del artículo 9.3.b) del RMUE (y, en particular, la expresión "ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;"), u ofreciendo o prestando servicios en virtud de ella") de tal manera que si una empresa (Amazon) contribuye activamente a la distribución de las mercancías infractoras que tiene en su poder (por ejemplo, almacenando las mercancías vendidas por un tercero y entregándolas a los compradores), puede considerarse que almacena las mercancías con el fin de ofrecerlas o ponerlas en el mercado en el sentido del RMUE. En ese caso, el hecho de que esa empresa (Amazon) tuviera o no conocimiento de la existencia de una infracción no debería ser relevante, ya que según el Abogado General, el desconocimiento de que el tercero está ofreciendo o vendiendo sus mercancías en violación del derecho del titular de la marca no exime de responsabilidad a la empresa cuando se le pueda exigir razonablemente que proporcione los medios para detectar dicha infracción.

En resumen, el planteamiento del Abogado General podría suponer una amenaza para los mecanismos actualmente en vigor para proteger los Marketplaces de las infracciones cometidas en sus páginas web y, en particular, para la aplicabilidad de los Safe Harbors previstos en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE, es decir, la exención de responsabilidad a la que los Marketplaces pueden acogerse.

No obstante lo anterior, y afortunadamente para las plataformas de comercio electrónico, el TJUE no ha adoptado el mismo planteamiento que el Abogado General, sino que se ha limitado a señalar que el simple hecho de que Amazon, en el contexto de su Marketplace, almacene productos que llevan una marca comercial no constituye una violación por parte de Amazon de ese derecho de marca. Según el TJUE, debe considerarse que una empresa que, por cuenta de un tercero, almacena mercancías que infringen el derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infracción, no almacena esas mercancías para ofrecerlas o ponerlas en el mercado a los efectos de esas disposiciones, si esa empresa no persigue por sí misma esos objetivos.

Por lo tanto, y como se venía haciendo hasta el momento, la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico como consecuencia de las infracciones cometidas por terceros en sus marketplaces no deberá evaluarse con arreglo al derecho de marcas, sino basándose en otras disposiciones del Derecho de la Unión Europea. A título de ejemplo, esta responsabilidad se evaluará sobre la base de la Directiva sobre el comercio electrónico, que prevé en su artículo 14 la posibilidad de actuar contra los intermediarios que permitan de forma consciente a terceros cometer infracciones en sus plataformas. Las normas relativas a los derechos de propiedad intelectual también podrán ser aplicables para imponer la adopción de medidas cautelares contra aquellos intermediarios que permitan que se produzca una infracción en sus páginas web, sobre la base del artículo 11 de la Directiva 2004/48/CE.

Sin embargo, esta posibilidad sólo se daría cuando los Marketplaces no persigan directamente el objetivo de ofrecer los productos a la venta o ponerlos en el mercado, independientemente del conocimiento de la infracción, ya que, en caso contrario, se aplicaría lo dispuesto en el artículo 9 3) b) del RMUE. En resumen, podrá considerarse que existe una infracción directa de la marca por parte del Marketplace, independientemente de la posible aplicabilidad o no de los mecanismos de exención de responsabilidad.

A pesar de lo anterior, cabe esperar que se produzcan cambios en el ámbito de la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico. De hecho, una de las prioridades de la Comisión Europea para este año es la Ley de Servicios Digitales, que prevé, entre otras medidas, incentivos para que las plataformas electrónicas sean más proactivas en la eliminación de los contenidos infractores. Continuará...

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