Dinosaurus/Gallesauros. Importancia de fijar los elementos distintivos en el análisis de infracción marcaria

Volver a Actualidad — martes 27 octubre — 2020 por Ernesto Cebollero
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La Audiencia Provincial de Barcelona aplica la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo

El pasado 23 de abril la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia que decidía en apelación la controversia que desde hace tiempo ha venido enfrentando a GALLETAS ARTIACH S.A.U. (ARTIACH) y LA FLOR BURGALESA S.L. (LA FLOR BURGALESA).

Dicha controversia trae causa de la comercialización por parte de la segunda de las siguientes galletas:

En la demanda interpuesta por ARTIACH, y desestimada íntegramente en la instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de la Cuidad Condal, se defendía que los usos mencionados, infringían sus derechos de exclusiva, desde un doble punto de vista.

De una parte, la forma de las galletas puestas en el comercio por la demandada contravendría sus marcas españolas figurativas núms. 1,582.344, 1.582.345, 1.582.346, 3.565.248, 3.565.255 y 3.565.267 que reproducen diferentes formas de dinosaurios (se incluye a continuación, para mejor referencia, la reproducción de las tres primeras):

Y de otra, el uso de la denominación GALLESAUROS supondría una vulneración de su Marca española 2.790.850 DINOSAURUS, al causar un riesgo de confusión y querer aprovecharse del renombre de esta:

Tras el correspondiente estudio de las posiciones de ambas partes la Sala revocó parcialmente la Sentencia de instancia: confirmó el pronunciamiento del Juzgado a quo en relación con la no infracción de las marcas figurativas de ARTIACH y concluyó que el uso por parte de LA FLOR BURGALESA de la denominación “GALLESAUROS” infringiría la marca “DINOSAURUS” de la recurrente.

Veamos con un poco más de detalle la lógica empleada por la Audiencia Provincial para justificar ambos extremos.

I.-Ausencia de infracción de las marcas figurativas con forma de dinosaurio de ARTIACH

En relación con este punto el Tribunal sostuvo que la comparación correcta a efectos de determinar la existencia de infracción debe llevarse a cabo entre las marcas anteriores y los elementos de los usos cuestionados posteriores “que por su carácter distintivo sirve [n] para identificar la procedencia empresarial del producto”.

En el caso concreto al que nos referimos, dichos elementos no serían las galletas como tales (en parte, debido a que en España ya se han comercializado “galletas que reproducen dinosaurios o a animales similares”) sino más bien “el término GALLESAUROS” y “los múltiples elementos denominativos y gráficos” presentes en los envases.

Lo anterior no es en absoluto baladí ya que modifica por completo la tesis en la que ARTIACH basaba su acción.

Así, en la demanda se proponía la siguiente comparación (marcas registradas Vs galletas):

Mientras que la Sala, como se acaba de exponer, concluyó que la comparación correcta, lejos de la anterior, sería más bien la siguiente (marcas registradas Vs envases, donde se reproducen los elementos percibidos por el público como indicadores del origen empresarial):

Siendo de este modo, y teniendo en cuenta que entre las marcas prioritarias de ARTIACH y los envases de la demandada no habría semejanza suficiente, se concluye que la comercialización de los segundos es legítima.

Tras lo anterior, continua la Sentencia, aun en el caso de que tuviéramos en cuenta únicamente las figuras de dinosaurios reproducidas en los envases de LA FLOR BURGALESA, tampoco existiría infracción en tanto que éstas, por su trazo y configuración se apartarían “singnificativamente” de las marcas registradas.

Como último apunte es interesante destacar que a la hora de justificar su posición en lo que respecta a los términos de la comparación que debe llevarse a cabo, la Sala trae a colación la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 25 de febrero de 2016 en la que se discutía si la comercialización de las fregonas reproducidas abajo a la derecha infringía las marcas registradas de la actora (Marca de la Unión Europea núm. 006895651 y Marca Española núm. 2684864, ver abajo a la izquierda)

En la Sentencia mencionada, y en línea de lo que ya se ha comentado más arriba, nuestro Tribunal Supremo negó la existencia de infracción de ningún tipo al concluir que la comparación correcta no era la propuesta por la actora (marcas anteriores Vs producto- el mocho de una fregona en este caso-) sino que debía llevarse a cabo entre los registros de la actora y los elementos percibidos como marca en los usos controvertidos (estando dichos elementos no en el producto como tal sino en su etiqueta):

II.-Infracción de la marca “DINOSAURUS” de ARTIACH

Hecho todo lo anterior, la Sentencia analiza la posible infracción de la marca “DINOSAURUS” de la recurrente derivada del uso del término “GALLESAUROS” por parte de LA FLOR BURGALESA.

En este plano, y tras confirmar el carácter renombrado de la marca anterior de ARTIACH (renombre que había sido negado en la instancia), la Sala -si bien reconoce que no habría riesgo de confusión- concluye que el grado de similitud entre el signo es suficiente para que el consumidor establezca un vínculo entre ambos, vínculo del que derivaría un aprovechamiento indebido del renombre y las bondades del derecho prioritario.

Comentario

Uno de los puntos clave -y en opinión de quien suscribe el más interesante- de la decisión a la que nos referimos es el que lleva a la Sala a negar la existencia de infracción de las marcas con forma de dinosaurio de ARTIACH al entender que el consumidor no percibiría en dicha forma, en concreto en las galletas de la demandada, un origen empresarial concreto.

En el trasfondo de lo dicho subyace un problema ciertamente habitual cuando se pretende ejercitar el ius prohibendi asociado a marcas que coinciden con la forma de productos. Ello en tanto que como, como norma general, se ha venido sosteniendo que en este tipo de casos el consumidor tendrá cierta tendencia a no percibir dichas formas como indicador del origen empresarial sino más bien como una mera característica del producto en cuestión.

Lo anterior nos lleva a una situación peculiar. Se ejercitan derechos en base a marcas registradas, que como tal deberían de tener un mínimo de distintividad (y como tal, valga la redundancia, deberían de percibirse por el consumidor como indicador de un origen empresarial). No obstante, la supuesta carga distintiva, en caso de que exista, es tan sutil, que pasa en última instancia desapercibida en el ejercicio comparativo, ejercicio que se centra en otros elementos -los considerados realmente distintivos-, los que permiten identificar un origen empresarial y diferenciarlo de otro (en nuestro caso el término GALLESAUROS, y el resto de componentes combinados en los envases de las galletas de LA FLOR BURGALESA).

Habría sido interesante confirmar la postura de la Sala si de cara a darle algo más de enjundia a la comparación “marca Vs galleta”, ARTIACH hubiera aportado un estudio de mercado del que se pudiera derivar que el público relevante asocia efectivamente la forma de dinosaurio de las galletas con un origen empresarial concreto (el suyo).

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