El pasado 27 de marzo de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha pronunciado sobre la interpretación del criterio de representación gráfica, previsto en el artículo 2, y del requisito del carácter distintivo, recogido en los artículos 2 y 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 2008/95/CE , en relación a las marcas de color.
El origen del procedimiento radica en el conflicto entre la sociedad Oy Hartwall Ab y la Patentti-ja rekisterihallitus (Oficina Nacional de Patentes y Registro) que se inició debido a que, mediante resolución de 5 de junio de 2013, esta última desestimó la solicitud dirigida al registro de una marca representada gráficamente en la forma de una figura como marca de color por falta de carácter distintivo.
De cara a facilitar la comprensión de la decisión, es importante señalar que Hartwall solicitó el registro de un signo de un gráfico representativo de una banda de color azul y bordes grises como marca de color para productos comprendidos en la Clase 32 (“Aguas minerales”), descrita de la siguiente manera: “Los colores del signo son el azul (PMS 2748, PMS CYAN) y el gris (PMS 877)”, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:
Según esta resolución, el signo carecía de carácter distintivo porque no se había probado que los colores cuya protección se solicitaba se hubiesen usado de forma extensa y duradera como para que los colores en sí mismos fuesen conocidos y permitiesen a los consumidores asociarlos con los productos para los cuales se solicitaba el registro permitieran al consumidor identificarlos con los productos designados en la solicitud de registro de la marca.
A la vista de la resolución anterior, Oy Hartwall interpuso recurso ante el markkinaoikeus (Tribunal de Asuntos Económicos), sin éxito para sus intereses. En consecuencia, elevó la cuestión al (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), el cual suspendió el procedimiento y planteó al TJUE las cuestiones prejudiciales siguientes:
a. Si es relevante, a efectos de determinar el objeto y ámbito de protección del signo, solicitar el registro de una marca como marca gráfica o como marca de color. En caso afirmativo, ¿La apreciación del carácter distintivo de una marca de color difiere del de los demás tipos de marca?
b. Si es posible solicitar una marca de color cuando el signo constituye un elemento gráfico y el color cuya protección se solicita está delimitado por una forma.
En relación a la primera cuestión prejudicial, el TJUE confirma que es importante esclarecer la naturaleza de la marca solicitada a efectos de determinar el objeto y el ámbito de protección del signo para el que se solicita su protección. En este sentido, las marcas de color protegen el derecho a utilizar en exclusiva un determinado color por sí solos, es decir, sin delimitación espacial alguna. Por su parte, la marca gráfica protege el derecho a utilizar la marca tal y como se encuentra representada, esto es, con todos sus elementos ornamentales.
En cuanto a la apreciación del carácter distintivo de las marcas de color, el Tribunal señala que para determinarlo se debe llevar a cabo un examen in concreto, teniendo en cuenta los mismos elementos y circunstancias que los utilizados para los demás tipos de marca. Por tanto, independientemente de la naturaleza de las marcas, no es posible apreciar el carácter distintivo de un signo a partir de criterios más restrictivos o más flexibles.
Pese a lo anterior, el Tribunal puntualiza que, debido a la especial naturaleza de las marcas de color, se ha de tener en cuenta las particularidades propias a las mismas, como son:
a. El hecho de que una marca de color no suele tener carácter distintivo ab initio porque los consumidores no suelen asociar directamente los colores con los productos de una determinada empresa; y
b. El hecho de que se concede un derecho exclusivo sobre un color o combinación de colores, siempre y cuando no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los mismos para los demás competidores.
Por otro lado, con respecto a la segunda cuestión prejudicial el Tribunal considera que no se puede solicitar una marca de color con apariencia de marca grafica porque generaría confusión en los poderes públicos para determinar el objeto y ámbito de protección exacto de la marca solicitada, así como en los demás competidores para conocer con claridad la naturaleza de las marcas.
Llegados a este punto, es de reseñar que la particularidad de una marca de color radica en que es el color a lo que se concede la protección, sin contornos ni forma. Esto no quiere decir que no se pueda conceder la protección de un color que se encuentra delimitado en un gráfico, ya que dicha posibilidad existe siempre y cuando se especifique en la solicitud de registro de marca que los contornos no forman parte de la marca cuya protección se solicita.
En el presente caso, por tanto, Hartwall hubiese podido obtener la protección de los colores azules y grises si hubiese especificado en la solicitud de marca que la banda no formaba parte de la marca cuya protección se solicitaba.
Teresa Galgo