En 2014 Adidas registró la marca de la UE (MUE) que se reproduce a continuación. En el registro la marca se identifica como marca figurativa e incluía la siguiente descripción: “La marca consiste en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección.”
Shoe Branding Europe presentó una solicitud de nulidad contra la marca anterior con arreglo al actual artículo 59, apartado 1, letra a, del RMUE, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b)).
La División de Anulación de la EUIPO declaró la nulidad de la marca en cuestión por falta de carácter distintivo tanto inherente como adquirido. Adidas apeló dicha decisión basándose en el hecho de que su MUE había adquirido carácter distintivo por el uso. El recurso fue desestimado y Adidas presentó recuro ante el Tribunal General.
En este escenario, en la decisión de 19 de junio de 2019 del asunto T 307/17, el Tribunal General (TG) estudió los siguientes motivos alegados por Adidas:
Interpretación errónea de la marca controvertida.
Adidas alegó que, a pesar de que el signo está registrado como marca figurativa, representa un "diseño de superficie" que puede reproducirse en diferentes dimensiones y proporciones en función de los productos a los que se aplica.
El TG rechazó el argumento anterior declarando que, el examen de la marca llevado a cabo por la EUIPO era correcto ya que la Oficina debe limitarse a la descripción y la representación gráfica del signo que aparece en el registro.
En este sentido el TG recordó la conocida resolución Sieckmann, en la que se establece lo siguiente: "incumbe al solicitante presentar una representación gráfica de la marca que corresponda precisamente al objeto de la protección que desea obtener. Una vez que la marca se registra, el titular de esta no puede intentar obtener una protección más extensa que la conferida por la antedicha representación gráfica".
Por todo lo anterior el TG declaró que, tal y como aparece en el registro, el signo controvertido es una marca figurativa ordinaria.
Aplicación incorrecta de la "ley de las variaciones permitidas".
El TG consideró que la EUIPO realizó un análisis correcto de este principio. Al igual que la Oficina, el TG estableció que, cuando se trata de una marca muy simple (como la controvertida), incluso pequeñas modificaciones pueden constituir variaciones significativas, de modo que la forma modificada no podrá considerarse globalmente equivalente a la forma registrada. En efecto, cuanto más simple es una marca, menos posible es que tenga carácter distintivo y más probable es que una modificación de esa marca afecte a una de sus características esenciales y altere la percepción que de tal marca tiene el público relevante.
Además, en las pruebas de uso presentadas, el acto de inversión del esquema de colores en las que se mostraban bandas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro) no puede calificarse como una variación insignificante con respecto a la forma registrada de la marca de que se trata.
En este sentido, el tribunal coincidió con la EUIPO desestimando algunas de las imágenes presentadas por considerar que se referían a signos distintos de la marca controvertida. Por consiguiente, no se ha producido ninguna infracción de la "ley de variaciones permitidas".
Error de apreciación en la adquisición de carácter distintivo por el uso.
Según el TG no erró en la valoración de la prueba ya que “para demostrar que la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo, la recurrente no puede invocar todos los elementos de prueba que muestran una marca compuesta por tres bandas equidistantes paralelas. En efecto, de la respuesta dada a la primera parte del motivo se desprende que los elementos de prueba pertinentes son solo aquellos en los que la marca controvertida aparece bajo su forma registrada o, en su defecto, bajo formas globalmente equivalentes, lo que excluye las formas de uso caracterizadas por una inversión de la combinación de colores o por el incumplimiento de otras características esenciales de la marca controvertida”
En este caso, el Tribunal consideró que las únicas pruebas que eran pertinentes eran cinco estudios de mercado realizados en sólo cinco Estados miembros. Esto se consideró insuficiente para demostrar el carácter distintivo adquirido en toda la EU.