El pasado 12 de septiembre, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) zanjó, por medio de su sentencia en el asunto C-104/18, “Koton”, una cuestión ampliamente debatida en la práctica, a saber, si de cara a confirmar la existencia de mala fe es requisito sine qua non que exista similitud entre los productos y servicios de las marcas de la solicitante de nulidad y los amparados por la marca cuestionada.
El procedimiento del que trae causa la sentencia mencionada enfrentaba a Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (en adelante, Koton) y a Don Joaquín Nadal Esteban, a causa de la acción de nulidad presentada por la primera contra el registro de la marca de la Unión Europea número 009917436 “Stylo & Koton” de la segunda.
Dicho registro, según alegaba KOTON, se habría consolidado para los productos que constan más abajo, mediando una evidente mala fe por parte de su otrora solicitante:
- Clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
- Clase 35: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
- Clase 39: transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes.
En la instancia, el Tribunal General, siguiendo la tesis propuesta por la Sala de Recurso de la EUIPO concluyó que a pesar de la similitud entre los signos en conflicto y del hecho de que el coadyuvante conocía las marcas anteriores de la recurrente, no podía haber mala fe ya que no había ni identidad ni similitud entre los productos o servicios.
Planteada la controversia en los términos mencionados, y tras el análisis correspondiente el Alto Tribunal entiende que la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52.1 b) se aplica cuando los indicios indican que el titular del registro cuestionado no ha presentado la solicitud de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el mercado, sino con la intención de menoscabar, mediante prácticas desleales, lo intereses de terceros, o con la intención de obtener, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.
Así las cosas, si en un determinado supuesto no existiera riesgo de confusión, al no haber similitud aplicativa, ello no debe llevar automáticamente a descartar la existencia de mala fe, en tanto que, la mala fe se puede derivar de muchas otras circunstancias fácticas (relación entre las partes, finalidad especulativa, etc.). Cualquier otra interpretación añade el Tribunal determinaría una interpretación excesivamente restrictiva de lo establecido en el artículo 52, apartado 1, letra b, del Reglamento número 207/2009).
En opinión de quien suscribe la sentencia es tan lógica como celebrada. No han sido pocas las ocasiones en las que marcas solicitadas con una evidentísima mala fe se han escudado en la inexistencia de semejanza aplicativa para justificar sus registros, dejando a los legítimos titulares en una posición ciertamente vulnerable.