En su reciente sentencia de 6 de junio en el asunto C-223/18 P - Deichmann v EUIPO el Tribunal de Justicia de la UE ha tenido la oportunidad de aclarar determinados aspectos prácticos relacionados con la definición del ámbito de protección de una marca en función de su representación registral.
Los hechos de los que trae causa la citada decisión son, en esencia, los siguientes. En noviembre de 2002 Munich S.L. (Munich) registró la marca comunitaria (marca de la UE en su nueva denominación) que se reproduce a continuación como marca figurativa
En 2010 , y en base al mencionado registro, Munich interpuso acción de infracción contra la mercantil Alemana Deichmann SE (Deichmann), quien se defendió a su vez mediante la correspondiente acción de caducidad ante la Oficina Europea.
La otrora OAMI, actual EUIPO, dio la razón en un primer momento a Deichmann y concluyó que la marca cuestionada no había sido usada de manera real y efectiva. La decisión fue no obstante revocada en alzada, confirmando a su vez el Tribunal General (TG) el parecer de la Sala de Recursos.
Deichman recurrió en casación alegando la existencia de varios errores en la decisión del TG, en particular, al entender que el Tribunal concluyó de manera equivocada que la consideración de una marca como figurativa o de posición a los efectos de determinar la existencia de un uso efectivo era irrelevante, en tanto que sería la propia representación de la marca en cuestión la que definiría su naturaleza.
En concreto Deichman sostenía que en el caso de una marca como la analizada, solicitada como figurativa, a falta de referencia en contrario en la descripción o de la existencia de un disclaimer al respecto, debería entenderse que las líneas discontinuas que forman el contorno de una zapatilla y sus cordones forman parte de la marca como tal (siendo así sería evidente que la marca no se habría utilizado).
El Alto Tribunal, tras analizar las alegaciones de la recurrente desestima el recurso interpuesto al considerar que, en la línea de lo concluido por el TG, el hecho de que una marca se registre como figurativa no es relevante de cara a determinar su ámbito de protección de una marca (o su posible uso efectivo).
En este sentido entiende la Sala que, al margen de que la marca en cuestión se hubiera registrado como figurativa o de posición, en el caso que nos ocupa se infiere de manera clara y directa de la representación del registro cuestionado que la protección que reivindica abarca solo las dos líneas oblicuas del lateral y no el contorno definido por las líneas de puntos. Siendo así, se confirma el parecer del TG en relación con la existencia de un uso real y efectivo.