El pasado 22 de abril, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictaba Sentencia en la que trata las ventas online de productos de cosmética de alta gama fuera de su red de distribución selectiva. En este caso, se trataron marcas del Grupo L’Oreal como Lancôme®, Yves Saint Laurent®, Cacharel®, entre otras.
La cuestión objeto del litigio se centró básicamente en la concurrencia de la excepción al agotamiento del derecho de marca (arts. 9 y 13 del Reglamento de la Marca Comunitaria –en adelante, RMC-) en relación a la prohibición de comercialización de la marca ajena (arts. 9 RMC y 34 de la Ley de Marcas española) desde la perspectiva de la función condensadora del prestigio o goodwill y, en particular, si el uso que estaba realizando la sociedad demandada en su página web - titular de dicha web en la que se comercializaban productos de los titulares de las marcas implicadas fuera de su red de distribución- perjudicaba la imagen de lujo y prestigio de dichas marcas, modificando dicha imagen de lujo justificativa de un sistema de distribución exclusiva cuyas condiciones no cumplía la demandada.
La Sala Primera del Supremo establece las siguientes conclusiones:
(i) Por un lado, que la comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza on line, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de la marca oponerse a la comercialización ulterior de los productos y, por tanto, excepcionar el agotamiento de la marca. Y es que considera que éste resulta un término demasiado general y que suele incluir la obligatoriedad de tener un punto de venta físico, lo cual constituye una restricción injustificada de la libre competencia por lo que no puede considerarse un motivo legítimo para excepcionar el agotamiento.
(ii) Por otro lado, que el hecho de que el envase en que se presenta el producto no haya sido alterado no excluye que puedan concurrir motivos legítimos para excepcionar el agotamiento de la marca.
(iii) Que está justificada la excepción al agotamiento de la marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, produce un perjuicio a las mismas.
(iv) Finalmente, que comercializar productos distinguidos con las marcas de alta gama bajo ciertas circunstancias representa una infracción del derecho marcario, entre ellas:
a. el nombre del dominio de la página web en la que se comercializan las marcas de lujo (por ejemplo, incluyendo el término outlet),
b. débil imagen de las marcas de lujo debido al sistema de localización esencialmente alfabético,
c. presentación de productos con otros de inferior calidad,
d. limitación de la gama de productos,
e. limitación de estocaje,falta de novedades, y
f. no admisión de la devolución de productos.
En consecuencia, el Supremo confirma casi en su totalidad la anterior Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), de 3 de octubre de 2013, en relación a que en el presente litigio los derechos de exclusiva de las actoras han sido vulnerados, si bien decide modificar la redacción del fallo por cuanto dicha infracción no se produce porque se hayan comercializado productos de cosmética de alta gama fuera de su red de distribución selectiva, sino porque en este caso se daban una serie de circunstancias que generaban un perjuicio para la imagen de lujo de dichas marcas, es decir, se producía una vulneración de la función condensadora del prestigio o goodwill.
Así las cosas, de esta resolución puede extraerse con claridad que deberán analizarse las circunstancias caso a caso con el objeto de valorar si conculcan estos primeros requisitos enumerados por nuestro más alto Tribunal para decidir si existe infracción de marcas en casos en los que se vendan productos por internet y/o fuera de la red de distribución selectiva de los titulares marcarios.