Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de enero de 2024. Asunto C-361/22.
Como algunos lectores posiblemente recuerden (pues ya hablamos sobre este tema el pasado mes de septiembre), en 2013 Inditex presentó demanda por infracción de su marca ZARA contra la empresa italiana Buongiorno.
En concreto el gigante de Arteixo entendía que el uso por la demandada de su famosa marca en una campaña publicitaria, en concreto para identificar el premio de un concurso -una tarjeta regalo para productos de ZARA- era infactor.
En primera instancia, apelación y casación se desestimaron las pretensiones de Inditex. No obstante, se decretó la nulidad de actuaciones al dictar sentencia por el Alto Tribunal por lo que el asunto se retrotrajo al momento del dictado de dicha sentencia. Es en ese punto cuando se plantea la correspondiente cuestión prejudicial.
La lógica detrás de dicha cuestión es determinar si el límite "referencial" previsto por el artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 la Directiva 2015/2436, la que resulta aplicable al asunto ratione temporis era más o menos amplio que el establecido en la Directiva 2015/2436, límite este último en el que se entendía que la conducta de Buongiorno tendría acomodo, lo que a su vez podría descartar la infracción.
Como referencia el citado límite queda configurado en la Directiva 2008/95, de la siguiente manera:
"El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
(...)
de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios"
Mientras que en la Directiva 2015/2436 se recoge en los siguientes términos:
“El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
(…)
de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio."
Respondiendo a la cuestión, el TJUE confirma que el límite de la versión anterior de la Directiva se configura de manera más restringida y se aplica solamente "cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero", mientras que el de la versión actual es un límite con mucho más recorrido (se habal de un"uso referencial general").
Sin perjuicio de lo anterior, el TJUE advierte que corresponde al juez nacional determinar si, mediante la campaña publicitaria que lanzó Buongiorno, se hizo un uso de marca infractor o no.