Decisión de la División de Oposición de 16 de septiembre de 2026. Oposición no B 3 241 026
El 25 de marzo de 2025, la sociedad turca BIM Birlesik Magazalar Anonim Sirketi, dedicada a la venta al por menor de alimentos y bienes a través de varias cadenas, solicitó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) el registro de la marca figurativa “FiLe”, para una amplia variedad de productos comprendidos en las clases 28 (juguetes y artículos recreativos), 29, 30 y 32 (alimentos y bebidas) y 31 (productos agrícolas, animales vivos y alimentos para animales).
Frente a esta solicitud, la conocida cadena de supermercados Mercadona, S.A. presentó oposición apoyándose, entre otros, en su marca figurativa de la Unión Europea “MERCADONA”. La oposición se fundamentó, por un lado, en la existencia de un riesgo de confusión entre los signos (artículo 8.1.b) RMUE), y, por otro, en el riesgo de que FiLe pudiera aprovecharse indebidamente del renombre de MERCADONA (artículo 8.5 RMUE).
La División de Oposición comenzó analizando el renombre de MERCADONA. A la vista de la documentación aportada sobre su cuota de mercado, conocimiento entre los consumidores, presencia en medios de comunicación y anteriores resoluciones de la OEPM que habían reconocido su notoriedad, la EUIPO concluyó que la marca gozaba de un alto grado de conocimiento y renombre entre el público en España. Ahora bien, este renombre únicamente quedó acreditado para determinados servicios de la clase 35, concretamente para la venta al por menor de los productos que habitualmente pueden encontrarse en un supermercado, y no para otros servicios o para la venta de productos ajenos a la oferta habitual de este tipo de establecimientos.
Una vez acreditado lo anterior, la Oficina examinó si “FiLe” podía beneficiarse indebidamente de la reputación alcanzada por MERCADONA. Aunque sus denominaciones eran diferentes, ambos signos coincidían en el uso de los tonos verde y naranja, una tipografía redondeada y la representación de una cesta o bolsa de la compra dentro de una forma circular. Estas coincidencias, llevaron a apreciar una similitud visual baja. Fonéticamente, las marcas eran diferentes y, conceptualmente, ambas evocaban la idea de una cesta o bolsa de la compra.
Pese a la limitada similitud, la División consideró que los consumidores sí establecerían una conexión entre ambas marcas debido al i) elevado renombre de MERCADONA; ii) que la mayoría de los productos de “FiLE” podían venderse en los mismos establecimientos que Mercadona; y iii) que los servicios se dirigían al mismo público.
A ello, además, se sumaban varios artículos de prensa que venían comparando públicamente a “FiLe” con Mercadona e incluso planteaban si se trataba de una copia.
De este modo, la División consideró que “FiLe” podría beneficiarse del prestigio y de la imagen construida por MERCADONA a través de su esfuerzo comercial, apreciando así un riesgo de aprovechamiento indebido de su renombre (artículo 8.5 RMUE). La oposición fue, por ello, estimada para todos los productos de las clases 29, 30 y 32, y para la mayor parte de los comprendidos en las clases 28 y 31, quedando fuera únicamente algunos productos como los señuelos de pesca y caza de la clase 28, o los animales vivos de la clase 31.
Finalmente, la División examinó el riesgo de confusión respecto de los productos para los que no había prosperado la oposición basada en el renombre, tomando esta vez como referencia la marca anterior
En este caso, la División consideró que, aunque ambos signos mantenían algunos elementos visuales en común, la presencia adicional de la expresión “Supermercados de confianza” y la distinta disposición de sus elementos hacían que la similitud visual entre las marcas fuera muy baja. Asimismo, las marcas eran fonéticamente diferentes. Por ello, la Oficina concluyó que esas semejanzas no eran suficientes para generar riesgo de confusión entre ambos signos.