Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Octava), de 10 de julio de 2025. Asunto C‑322/24.
Sánchez Romero Carvajal, conocida empresa del sector de los embutidos, logró en 2006 y 2010 el registro de dos marcas de la Unión Europea conteniendo la denominación “5J”, destinadas a productos de la clase 29.
En 2016, Sánchez Romero requirió a la compañía Embutidos Monells para que cesara en el uso y renunciara al registro de dos marcas nacionales “5Ms” y “5Ps”, que esta última registró en 2012 para productos de la misma clase. En dicho requerimiento, Sánchez Romero incluyó plazos concretos para iniciar acciones legales en caso de que Monells no atendiera la solicitud, estableciendo como límite principios del año 2017. Este plazo coincidía con el vencimiento del plazo de prescripción por tolerancia; que implica que el titular de una marca anterior, con conocimiento de la existencia de una marca posterior, puede oponerse a su uso y ejercer la acción de nulidad durante un periodo de cinco años. Si ese periodo ha finalizado, se entiende que el titular del derecho anterior ha consentido el uso del derecho posterior.
Pese al plazo indicado en su requerimiento (2017), en el año 2021, Sánchez Romero interpuso una acción de nulidad ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, considerando que Monells actuó de mala fe al registrar sus marcas, aprovechándose del prestigio de las marcas de Sánchez Romero. En su defensa, Monells alegó que la demandante había tolerado durante años el uso de las marcas y que, además, los plazos indicados en el requerimiento ya habían vencido.
Ante esta situación, el Juzgado de lo Mercantil decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. En esencia, se pregunta si el requerimiento extrajudicial, que fija un plazo concreto para emprender una acción legal, debe considerarse vinculante por haber generado en Embutidos Monells una confianza legítima de que, pasado dicho plazo, no habría reclamaciones posteriores. O si, por el contrario, la mala fe existente en el momento del registro de las marcas —y reconocida por el propio juzgado— permite que la acción se siga pudiendo ejercitar.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea explica que, la acción de nulidad caduca si el titular de la marca anterior ha tolerado durante cinco años consecutivos una marca posterior; pero también se requiere que la solicitud del registro de marca posterior se haya hecho de buena fe. Conforme al artículo 9.1 de la Directiva 2008/95, el plazo de prescripción no resulta aplicable cuando el titular de la marca posterior ha actuado con mala fe. Por tanto, incluso si en el requerimiento extrajudicial se hubiera fijado una fecha límite para el ejercicio de acciones legales, Sánchez Romero Carvajal conserva el derecho a solicitar la nulidad de las marcas.