Nuestro Tribunal Supremo por medio de su reciente sentencia número 151/2017 de 2 de marzo de 2017 (- ECLI: ES:TS:2017:726) ha puesto punto y final a la controversia que ha enfrentado a la mercantil LA INFORMACIÓN, S.A. (parte actora en primera instancia, parte recurrida en los sucesivos recursos) y a DIXI MEDIA DIGITAL, S.A (demandada en primera instancia, recurrente en apelación y casación, DIXI en adelante).
Una de las cuestiones que se analizaban en la mencionada decisión era si el titular de una marca registrada con posterioridad a un nombre de dominio podía evitar el uso de ese nombre de dominio para servicios idénticos o similares a los comprendidos en el registro marcario en cuestión.
En concreto, DIXI registró en 1998 el nombre de dominio www.lainformación.com dominio que que no se usó hasta 2009, año en el que empezó a emplearse para ofertar un diario digital. Por su parte LA INFORMACIÓN registró en 2006 la marca española número 2699728 "GRUPO LA INFORMACIÓN" (denominativa) para varios productos y servicios en clases 16,35, 38 y 41 (incluyendo la publicación electrónica de libros, revistas y periódicos).
Para negar que el ius prohibendi de la marca registrada de LA INFORMACIÓN alcanzara al uso de su nombre de dominio, DIXI alegó que - en esencia- todo era una mera cuestión de prioridad de tal manera que habiéndose registrado el nombre de dominio en 1998 y la marca en 2006, la segunda no sería oponible al primero.
Nuestro Alto Tribunal niega validez a dicho argumento. Lo que es relevante en este caso es el uso infractor del dominio (dar acceso a un periódico digital), y no el mero registro (que no se asocia a productos o servicios concretos).
Así las cosas, la actividad infractora empezó en 2009, siendo por lo tanto posterior al registro de la marca de LA INFORMACIÓN (2006). Así las cosas, si de lo que se trata es de aplicar el principio de prioridad como argumenta DIXI, la marca registrada tiene prioridad sobre la conducta analizada, siendo ésta plenamente atacable y por ende sancionable.
La decisión nos parece lógica y acertada. No obstante, y yendo un paso más allá, entendemos que incluso en el supuesto de que dicho uso fuera anterior al registro de marca, existiría infracción. La adquisición de un nombre de dominio (o su uso) no da ningún tipo de derecho, no es cobertura de ningún tipo, por no mencionar que la figura del preuso no existe en el derecho de marcas Español. Así las cosas, entendemos que aun en el caso de que el uso infractor fuera anterior al registro de la marca, aquél sería atacable.