Introducción
Uno de los pilares fundamentales del derecho de marcas es el principio de continuidad registral, un principio que establece la existencia de una protección continua para las marcas una vez registradas, siempre y cuando se mantengan sus condiciones legales y de uso.
En este artículo, se abordará la relevancia del principio de continuidad registral en el derecho de marcas, sus fundamentos, las implicaciones que tiene para los titulares de las marcas y la posibilidad de su aplicación incluso con determinadas variaciones para su adaptación a los cambios del mercado.
Fundamentos del Principio de Continuidad Registral
El principio de continuidad registral se basa en una teoría de construcción jurisprudencial, que ha desarrollado especialmente nuestro Tribunal Supremo. En este sentido, destacamos, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de 3 de diciembre de 2009, 6 de noviembre de 2015 y 30 de noviembre de 2015, donde se aborda.
Este principio permite que se tenga en cuenta la prioridad que merece el que inscribió primero un signo, al que llamaremos “marca primitiva”, cuando pretenda extender ese mismo signo u otro similar a una nueva solicitud de marca (“marca aspirante”) y se enfrente a la resistencia presentada por un tercero, titular de una marca que se presentó posteriormente al signo primitivo y anterior al signo aspirante, al que llamaremos “marca intermedia”. Conforme a este principio la oposición de la marca intermedia no deberá ser óbice para el registro de la marca aspirante cuando la extensión que se pretenda de esta nueva marca lo fuera para el mismo o semejante campo de actividad o de productos y servicios, pero, naturalmente, ese nuevo registro pretendido no entrase en conflicto con la marca intermedia, sin invadir su ámbito aplicativo.
Requisitos para la aplicación del principio de continuidad registral
1. La marca primitiva debe estar debidamente registrada y en vigor, debiendo cumplirse los requisitos legales para conservar su validez.
2. La marca aspirante debe ser igual o similar a la marca primitiva tanto en sus aspectos visuales como aplicativos. En caso de variaciones, las mismas no deben alterar el carácter distintivo de la marca.
3. La marca intermedia debe ser igual o similar a la marca primitiva, tanto en sus aspectos visuales como aplicativos.
Resulta importante matizar que, con la finalidad de permitir el ius variandi de las marcas, la jurisprudencia no exige necesariamente una identidad total entre marca primitiva y marca aspirante sino una semejanza, siempre y cuando tales modificaciones no alteren significativamente el carácter distintivo de la marca primitiva tal y como resalta el Tribunal Supremo en la Sentencia 5753/2012 de 19 de julio de 2012: “la marca prioritaria y la que pretende su acceso al registro han de tener una misma denominación, no necesariamente una identidad entre ellas”.
Problemática en la aplicación del principio de continuidad registral
Uno de los hechos fundamentales para que aplique este principio, es constatar si con la extensión pretendida por el solicitante se produce un alejamiento de la marca intermedia oponente o, por el contrario, un acercamiento o invasión del ámbito propio de ella.
Además, tendremos que atender a la casuística particular sobre las variaciones que pueden darse entre la marca primitiva y la marca aspirante, y determinar si las diferencias suponen una alteración de su carácter distintivo o no. A modo de ejemplo citamos las siguientes interpretaciones del Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad de la continuidad registral:
• STS de 2 de julio de 2008, No. Recurso 7537/2005: El Tribunal entendió que no procedía aplicar el principio de continuidad registral ya que la marca primitiva “AGUILA NEGRA” era denominativa y la marca aspirante con igual denominación, incluía un gráfico, por lo que era de tipo figurativa, entendiendo así que existía una diferencia esencial.
• STS de 9 de febrero de 2016, No. de Recurso 3292/2014: El Tribunal entendió que procedía aplicar el principio de continuidad registral ya que la marca aspirante “LA ESPAÑOLA” en la que se había modificado el gráfico de la marca primitiva no era una solicitud ex novo sino que atendía a una continuidad registral mantenida desde mediados del siglo XX pretendiéndose modernizar y simplificar el gráfico que tradicionalmente acompañaba a la marca de aceites, a pesar de las alegaciones del demandante de que había una modificación del carácter distintivo de las marcas primitivas.
• STS de 30 de abril de 2015, No. Recurso 1588/2015: El Tribunal entendió que procedía aplicar el principio de continuidad registral siendo la marca primitiva “MULATO”, la marca aspirante “MULATA” y la marca intermedia “PALMA MULATA” todas ellas en clase 33 para bebidas alcohólicas, entendiendo que la marca aspirante es una extensión de la primitiva.
En adición a lo anterior, no está de más traer aquí a colación, acaso a modo de mera referencia, a la interpretación de la EUIPO sobre variaciones de marcas que no alteran el carácter distintivo en las Directrices relativas al examen, Parte C, Sección 7, apartado 6.2.2.
Por último, llama la atención que este principio, no aplica cuando el signo primitivo se trata de un registro de nombre comercial, tal y como ha establecido la jurisprudencia, como en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo No. 4/2017, de 9 de enero de 2017, teniendo en cuenta la diferente naturaleza jurídica y finalidad de los nombres comerciales y de las marcas.
Conclusión
El principio de continuidad registral es un pilar fundamental en el derecho de marcas, ya que asegura la estabilidad y la previsibilidad para los titulares de las marcas con respecto a sus marcas y su modernización que debe casar con la continua transformación y adaptación al mercado para las compañías.