SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta) de 18 de enero de 2023, en el asunto T‑726/21.
En noviembre de 2014, PWT A/S, una empresa danesa del sector textil, registró la marca siguiente ante la OMPI
Designando a la Unión Europea. En 2015, la EUIPO recibió notificación de la designación, a la que, en 2016, se opuso Rolex SA, invocado los artículos 8.1 b) y 8.5 RMUE en base a sus siguientes derechos anteriores:
La División de Oposición dio la razón a Rolex, pero la Sala de Recursos se pronunció en sentido contrario, aunque solo en relación con los productos de la clase 25; por lo que devino firme la denegación de registro para el resto de las clases (3, 9, 18 y 35).
Particularmente, la Sala de Recurso consideró que la marca puramente figurativa no gozaba de renombre, mientras que la marca mixta gozaba de renombre en relación con relojes de pulsera. La Sala de Recurso añadió que la marca mixta era visualmente similar en grado bajo con la marca solicitada, que era imposible realizar una comparación fonética y que la similitud conceptual resultante de la presencia común de la corona tenía un impacto muy limitado. Así, la Sala de Recurso indicó que el público relevante lo establecería una conexión entre ambas marcas y que no había riesgo de perjudicar el renombre del que gozaba la marca mixta anterior.
Rolex recurrió dicha resolución ante el Tribunal General alegando infracción de los artículos los artículos 8.1 b) y 8.5 RMUE, entendiendo que sí existe similitud de productos y que existe aprovechamiento de la reputación de Rolex por parte de PWT.
En relación con el primer argumento, el TG razona que los productos de las clases 14 (en concreto, relojes) y 25 (prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería) no son similares, confirmando la resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO.
En cuanto al segundo argumento, el TG establece que, para que el art. 8.5 RMUE resulte aplicable, debe darse, además de otras condiciones, una de las siguientes:
- que se perjudique la distintividad de la marca anterior, que se perjudique la reputación de la marca anterior; o
- que se dé un aprovechamiento injusto del carácter distintivo o de la reputación de la marca anterior.
En la sentencia no se llega a valorar la aplicación o no del artículo 8(5) en cuanto al resto de requisitos exigidos, ya que Rolex fue incapaz de probar que se diera alguna de las situaciones antes descritas, por lo que también en este extremo se confirma la resolución de la Sala de Recursos.
En base a lo anterior, el recurso de Rolex fue desestimado en su totalidad.