El pasado 18 de mayo 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) adoptó su sentencia, C-617/15 Hummel Holding relacionada con el concepto de establecimiento en un estado miembro conforme al artículo 97 del Reglamento 207/2009 de marca de la UE (RMUE) (actualmente Art. 125 Reglamento 2017/1001).
El caso se refiere a una acción de infracción iniciada por Hummel Holding, una empresa danesa, ante los Tribunales alemanes contra Nike Inc. (EEUU) y Nike Retail BV (Países Bajos). Entre otras medidas, Hummel Holding solicita que se prohíba a Nike Inc. la importación, exportación, publicidad, ofrecimiento para su venta y puesta en el mercado de los productos afectados en todo el territorio de la Unión Europea.
La cuestión es que, de acuerdo con el artículo 97 del RMUE, para que los tribunales alemanes sean competentes respecto de una infracción llevada a cabo en todo el territorio de la UE, el demandado debía de estar domiciliado en Alemania o tener un establecimiento en dicho país. Si ese no fuera el caso, la competencia de los tribunales alemanes estaría limitada a la infracción cometida en Alemania (art.97.5). Nike Inc. tiene su domicilio en los EEUU. No obstante, Nike Retail BV posee una filial en Alemania, Nike Deutschland GmbH que, a su vez, es una filial de segundo grado de Nike Inc. El tribunal alemán pregunta al TJUE si una sucursal tal puede ser considerada un establecimiento en el sentido del artículo 97.1 del RMUE.
Siguiendo al pie de la letra las conclusiones del abogado general, el TJUE entiende que, tal y como ya indicó en su sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, Coty Germany, los criterios interpretativos del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I) – cuyo art. 7.5 incluye el concepto de establecimiento – no se aplican necesariamente a la interpretación de las normas de jurisdicción del RMUE. Esto es así porque, en palabras del TJUE, estos instrumentos:
persiguen objetivos que no son idénticos. Así, el Reglamento Bruselas I pretende (…) completar el foro del domicilio del demandado con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia …
Por su parte, el Reglamento 207/2009 tiene por objetivo, según sus considerandos 15 a 17, reforzar la protección de las marcas de la Unión y evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y perjuicios al carácter unitario de tales marcas, mediante resoluciones de los tribunales de marcas de la Unión Europea que produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión (apdos. 27 y 28).
Con estos antecedentes, no debe sorprender que el TJUE acabe por adoptar una noción de establecimiento a los efectos del 97 RMUE que se aleja de la interpretación restrictiva sostenida en relación con el R. Bruselas I con la intención de evitar el forum shopping. En concreto, el Tribunal entiende que existirá establecimiento a los efectos del RMUE, cuando se den los siguientes signos materiales (apdos 37-40):
[la existencia de] algún tipo de presencia real y estable, a partir de la cual se desarrolle una actividad comercial y que se ponga de manifiesto por la presencia de personal y de un equipamiento material. Es preciso, además, que ese establecimiento se manifieste de forma duradera hacia el exterior como la prolongación de la empresa matriz.
Carece de pertinencia el hecho de que el establecimiento en el territorio de un Estado miembro de una sociedad domiciliada fuera de la Unión esté dotado o no de personalidad jurídica. Así, los terceros deben poder confiar en la apariencia creada por el establecimiento que actúa como prolongación de la empresa matriz
Tampoco es pertinente la circunstancia de que la sociedad establecida en el Estado miembro a cuyos tribunales se somete el litigio sea una filial de segundo grado de la sociedad domiciliada fuera de la Unión, y no una filial directa de ésta.
Resulta irrelevante, en principio, que el establecimiento así determinado haya participado o no en la presunta violación de marca.
La interpretación sostenida por el TJUE favorece la efectiva protección de marcas de la UE en el sentido de que incrementa las opciones de fórum shopping para la iniciación por parte de los titulares de marcas de la EU de acciones por infracción paneuropeas. Sin embargo, en nuestra opinión, se daña la predictibilidad de las normas sobre jurisdicción. De hecho, al contrario de lo que ha sostenido el TJUE en relación al artículo 7.5 del Reglamento Bruselas I, para presentar una demanda ante el tribunal donde se encuentra domiciliado el establecimiento no se requiere que la infracción haya surgido fuera de las operaciones de dicho establecimiento. En este caso particular, Nike Inc ha sido demandada en Alemania por infracciones cometidas por Nike Retail (Países Bajos), pero la empresa Nike Deustchland no ha cometido ninguna infracción. Esta interpretación supone un gran riesgo para aquellas empresas de terceros Estados que funcionan a partir de filiales establecidas en una pluralidad de Estados miembros. Como consecuencia de esta sentencia, estas empresas pueden ser demandadas en cualquiera de los Estados miembros de establecimiento de esas filiales resultando irrelevante si la filial ha participado o no en la presunta infracción.