La práctica del forum shopping en los litigios internacionales sobre derechos de propiedad industiral puede ser una arma muy poderosa a favor de los titulares de derechos. No obstante, debe ser ejercitada de conformidad con las normas de jurisdicción existentes para no afectar al derecho del demandado a un proceso justo, y garantizar la predictibilidad de estas normas.
La reciente sentencia del Tribunal supremo español 24/2017 de 10 enero (ECLI: ES:TS:2017:24) es un buen ejemplo de una situación en la que el forum shopping es inaceptable. BMW demandó a Accacia en Napoles (Italia) in relacion con la infracción de un diseño comunitario sobre neumáticos para coches. Los tribuales italianos desestimaron la demanda en aplicación de la llamada cláusula must-much (art. 110 Reglamento 2002/6 de diseño comunitario). Ante una nueva infracción relativa a un nuevo modelo de neumáticos, BMW buscó un foro alternativo donde presentar la demanda: la eleción fue España pues nuestros tribunales vienen interpretando que la cláusula must-much no es aplicable "a un diseño que constituye un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del Art. 19.1 con el propósito de reparar el producto complejo para restaurar su apariencia original. El problema era encontrar el foro de competencia por el que los tribunales españoles se podía declarar competentes: la solución fue el Art. 8.1 Reglamento 1215/2012 (Bruselas I). De acuerdo con esta disposición, cuando existe una pluralidad de demandados, la demanda puede ser presentada ante los tribunales de cualquiera de ellos siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.
BMW buscó un establecimiento que vendía los neumáticos de Accacia en España (Autohaus) y presentó una demanda contra este establecimiento en atención al Art. 4 Bruselas I (domicilio del demandado). Adicionalmente, presentó una segunda demanda contra Accacia con base en el Art. 8.1 Bruselas I. Según BMW existía un pelibro de resoluciones contradictorias pues ambas reclamaciones estaban referidas a la infracción de los mismos neumáticos en el mismo territorio y debían ser juzgadas por la mismas normas (el RDC). Teniendo en cuenta la interpretación ofrecida por nuestros tribunales de la cláusula must match la victoria de BMW era previsible.
No obstante, la Audiencia provincial rechazó la interpretación sostenida por BMW del Art. 8.1: las condiciones para poder demandar a Accacia en España no se cumplían. Y el Tribunal supremo confirmó esta decisión. En primer lugar, de acuerdo con la STJUE de 1 diciembre 2011, C-145/10, Painer, el Art. 8.1 no puede aplicarse, sin embargo, de manera que permita al demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el sólo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado donde se encuentra su domicilio.
En segundo lugar, la estrecha conexión entre los demandados que exige el Art. 8.1 tampoco existía: Accacia era el fabricante, mientras que Autohaus no era más que uno de los multiples establecimientos en los que los neumáticos eran vendidos.
En tercer lugar, una interpretación como la sostenida por BMW afectaría a la predictibilidad de las normas de jurisdicción: in situaciones como las del presente asunto, resulta imposible para un fabricante determinar donde puede llegar a ser demandado pues los establecimientos en los que se venden los neumáticos pueden estar localizados en cualquier lugar de Europa.
No son muchas las oportunidades en las que el Tribunal supremo conoce de cuestiones sobre competencia judicial internacional en litigios de propiedad industrial. Esperemos que las próximas sean de la misma calidad técnica que esta.