Sentencia del Tribunal Supremo núm. 92/2025 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 14 de enero de 2025 (Recurso 3915/2020).
En julio de 2018, la empresa Bodegas Vega Sicilia S.A (Vega Sicilia), comercializadora de vinos españoles y titular de la Marca de la UE (MUE) “Único”, presentó una demanda contra Bodegas Sanviver S.L (Sanviver) por acciones de infracción de la marca “Único” al estar Sanviver comercializando vermut con el mismo signo.
Tras ser condenada en Primera Instancia y que la apelación se desestimara por la Audiencia Provincial de Alicante, Sanviver interpone ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo de este recurso se fundamentaba en la existencia de la Decisión de la División de Anulación de mayo de 2020 por la cual se declaraba la nulidad absoluta de la MUE “Único” y el impacto de la misma en el procedimiento de infracción, en particular en relación con la posible suspensión del mismo.
El Tribunal Supremo estima el recurso, y concluye que:
(i) Si bien Sanviver podría haber pedido la nulidad de la marca dentro del mismo procedimiento de infracción ante la Audiencia Provincial mediante reconvención, también es correcto que haya instado la nulidad ante la EUIPO separadamente.
(ii) La Audiencia Provincial, al tener constancia de que se había pedido ante la EUIPO la nulidad de “Único” debió suspender el procedimiento antes de dictar sentencia, al ser este un claro caso de prejudicialidad donde la declaración de nulidad de la marca supondría la desestimación de la demanda de infracción.
(iii) Lo anterior aplicaría aun en el caso de que la acción de nulidad se hubiera presentado con posterioridad a la demanda de infracción (lo que contradice la práctica actual de los Juzgados de marca de la UE de Alicante)
(iv) La suspensión del procedimiento también puede y debe acordarse de oficio. Erra entonces la Audiencia Provincial al no haber suspendido el fallo del recurso de apelación, previa audiencia de las partes, hasta que fuera firme la resolución sobre la nulidad de la marca.