La conocida empresa Barceló Comercial Internacional, S.A. (titular de las marcas “Ron Barceló”), emprendió acciones para paralizar las ventas de sus productos que se encontraba realizando la empresa Alimentación y Bebidas Díaz Cadenas, S.L. (en adelante, Díaz Cadenas) en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE).
El conflicto principal se inicio a finales de 2017, cuando Díaz Cadenas, junto con otras tres empresas del sector de bebidas alcohólicas, interpusieron una demanda contra Ron Barceló y uno de sus distribuidores oficiales, alegando que: i) las demandadas habían actuado de forma ilícita al ejercitar sus derechos sobre las marcas “Ron Barceló” para prohibir la comercialización de los productos en el EEE; y que ii) habían incurrido en actos de competencia desleal al denunciar ante las autoridades la venta de productos auténticos que fueron comercializados en otros países con consentimiento.
Mediante demanda de reconvención, Ron Barceló solicitó la desestimación íntegra de la demanda, argumentando que las demandantes habían importado y comercializado ron identificado bajo sus marcas, sin que se hubieran introducido previamente en el territorio del EEE por Ron Barceló o con su consentimiento, y con botellas que habían sido manipuladas en el número de lote. Así, estos actos habían vulnerado el derecho exclusivo a la primera comercialización, el cual permite al titular de una marca controlar la primera entrada en el mercado del EEE de sus productos.
En primera instancia, el juzgado reconoció la vulneración del derecho de exclusiva de Ron Barceló y desestimó la demanda. En apelación, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso presentado por Díaz Cadenas, pero, al no quedar contentos con esta decisión, Díaz Cadenas interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo.
Algunas de las principales conclusiones del Alto Tribunal fueron las siguientes:
Sobre el reparto de la carga probatoria. Díaz Cadenas alegó que no era a ellos a quienes les correspondía demostrar que los productos “Ron Barceló” se habían comercializado en el EEE con consentimiento del titular de la marca, sino que debía ser Ron Barceló quien demostrase que no consintió la comercialización, dado que debía aplicar una inversión de la carga de la prueba.
Según explica el Alto Tribunal, esta inversión se puede producir en casos donde existe un riesgo de compartimentación del mercado, por ejemplo, si el titular de una marca utiliza un sistema de distribución exclusiva para controlar el flujo de productos entre los países del EEE, obstaculizando la libre circulación de mercancías.
El Tribunal Supremo entendió que en este caso no se había acreditado la existencia de un sistema de distribución exclusiva, y dado que fue Díaz Cadenas quien presentó una acción negatoria de infracción de las marcas, la carga de las pruebas corresponde a quien ejerce la acción.
Sobre el agotamiento del derecho de una marca. El denominado agotamiento constituye un límite al derecho de exclusiva sobre una marca cuando su titular haya comercializado, en el EEE, sus productos bajo su signo, o bien con su consentimiento.
Un consentimiento para introducir producto en el mercado se considerará válido si se otorga expresamente, o si se manifiesta de forma implícita pero inequívocamente. El TJUE ha rechazado que exista consentimiento en los casos donde no haya habido oposición expresa o haya habido ausencia de advertencias en los productos sobre la zona en la que no comercializarlos.
La parte recurrente dice que existió consentimiento tácito a la primera comercialización del producto en el EEE dado que en el etiquetado del producto aparece identificado un distribuidor del EEE, o denota que el país de destino es el EEE. El Tribunal Supremo considera que esto no puede ser cierto; no existió consentimiento, por lo que no se agotó el derecho de marca.
Finalmente, el Alto Tribunal descartó que las acciones de Ron Barceló restringieran injustificadamente la libre circulación de mercancías, y desestimó los recursos interpuestos por Díaz Cadenas.