SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (Sec. 1ª) 4802/2022, de 22 de diciembre.
La administradora de Inoxcrom, S.A. solicitó y obtuvo una marca gráfica en el año 1993 y, aunque la marca caducó en 2003, siguió usándose hasta el año 2012. Ese mismo año, el hijo de la administradora realiza un nuevo registro de dicha marca gráfica. La empresa fue declarada en concurso voluntario de acreedores en el año 2009 y acordó la venta de la unidad productiva, que incluía los derechos de propiedad industrial, a otra empresa que adoptó también el nombre de Inoxcrom. En 2013, se concedió una licencia de uso de la marca a Inoxgrup.
Un pleito anterior, en el que Inoxcrom ejercitó una acción reivindicatoria sobre esta marca, finalizó con sentencia de 27 de septiembre de 2016 en la que se estimaba la acción y se resolvían los contratos y licencias sobre la marca.
Inoxcrom presentó una nueva demanda por infracción de marca contra Inoxgrup que, tras ser desestimada en primera y segunda instancia, acaba con la Sentencia aquí reseñada. El motivo principal que llevó a la desestimación de la demanda es la falta de retroactividad de la acción reivindicatoria. Como confirma el Tribunal Supremo, no es posible estimar una acción de infracción por actos anteriores a la Sentencia en la que se estimó la acción reivindicatoria.
El Tribunal fundamenta su decisión en que la acción reivindicatoria es considerada por la doctrina como una reivindicación impropia o sui generis, de tal forma que quien acciona no lo hace en base a un título si no en base a un mejor derecho que ostenta sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para subrogarse en la titularidad registral.
Siendo que los derechos sobre una marca se obtienen con su registro, entiende el Tribunal que los derechos de quien obtiene la subrogación tras la acción reivindicatoria se tienen a partir de la inscripción de la Sentencia estimatoria de la acción.
De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.