Sentencia núm. 352/2023 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 7 de marzo de 2023.
La sociedad British Education System, S.L. (BES, en adelante), es propietaria de los colegios privados ‘St. George’ en España, donde se imparte el sistema educativo británico. Posee el registro de varias marcas en clase 41, entre ellas, la denominativa “St. George-International School of Málaga”.
Por su parte, Saint George’s School, S.L. (en adelante, SGS), es propietaria del colegio catalán ‘Sant Jordi’, y titular de otras marcas en clase 41 (anteriores a las de BSE), por ejemplo, la denominativa “Saint George’s School Escuela Inglesa de Gerona”. A diferencia de BES, el colegio Sant Jordi es de régimen general e imparte el sistema educativo implantado por la LOE.
En primera instancia BES interpuso demanda contra SGS solicitando acciones de nulidad y caducidad de sus marcas. Ante lo cual SGS reconvino en infracción. El juzgado desestima la demanda, pero estima la acción reconvencional. Sin perjuicio de otros pronunciamientos (caducidad de marcas), en apelación la Audiencia Provincial confirmó la condena de instancia impuesta a BES a indemnizar por la infracción de las marcas de SGS.
BES formuló un recurso de casación, denunciando que se había infringido el artículo 42.2 LM en relación con el artículo 43.5 LM en cuanto a la determinación del dies a quo para fijar el cálculo de la indemnización. En este sentido la recurrente entiende que solo se deben abonar daños por los actos de infracción llevados a cabo desde que recibieron el requerimiento.
El Alto Tribunal confirma que, efectivamente, cuando se alega la variante subjetiva de responsabilidad (art. 42.2 LM) el demandado solo debe responder por los daños ocasiones tras la fecha en la que se requiere.
En cualquier caso, para el supuesto analizado lo anterior no aplicaría ya que SGS alegó la variante objetiva de la responsabilidad del actor, demandado reconvencional, al haber empleado las marcas infractoras en la primera comercialización de los servicios cuestionados, circunstancia que fue acreditada en la instancia. De este modo, el límite temporal fijado por la recepción de un requerimiento no aplicaría, siendo el demandado reconvencional responsable por todos los actos infractores llevados a cabo, con independencia de que se consumaran antes o después de dicho requerimiento.