La entrada en vigor el pasado 1 de abril de la nueva Ley de Patentes 24/2015 introdujo importantes modificaciones en la regulación del sistema de invenciones español.
Históricamente los modelos de utilidad han venido teniendo gran importancia en España como figura tradicional de la propiedad industrial, al servir como medio de desarrollo de la industria, especialmente las Pymes. Centrándonos en las novedades legislativas que afectan de forma directa a la figura del modelo de utilidad podemos destacar las siguientes:
- se equipara el estado de la técnica relevante con el exigido para las patentes, al exigir novedad mundial, mientras que en relación con la actividad inventiva se mantiene la exigencia de una actividad inventiva menor.
- se amplía lo que puede protegerse como modelo de utilidad a cualquier producto, por lo que podrán acogerse a esta modalidad de protección los productos químicos, sustancias o composiciones (exceptuando las sustancias y composiciones farmacéuticas, así como la materia biológica), mientras que se mantiene la exclusión referente a las invenciones de procedimiento.
- la nueva ley condiciona el ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad a la obtención de un informe sobre el estado de la técnica (IET), referido al objeto del título en el que se funde la acción.
En relación a esta última novedad legislativa, hay que resaltar que la nueva Ley no modifica el anterior articulado en cuanto a la tramitación de los modelos de utilidad, ya que no exige para su concesión ni la búsqueda de antecedentes ni el examen sustantivo de patentabilidad. No obstante, el Artículo 148.3 de la Ley 24/2015 de Patentes, en relación con el ejercicio de acciones, establece la obligatoriedad de la obtención del IET previsto para las patentes, con la finalidad de evitar abusos en el ejercicio del derecho.
La Ley establece que el IET, que será puesto a disposición del público unido al expediente, será notificado al peticionario, lo que abre la puerta a que terceros, y no solo el solicitante o titular del modelo de utilidad, puedan solicitar dicho Informe.
Hay que tener en cuenta que en el caso de que se hubiese presentado una demanda ante los tribunales sin acompañar el IET, el demandado podrá pedir la suspensión del plazo para contestar hasta que se aporte dicho informe. Además, este nuevo requisito exigido por la ley puede suponer también un retraso en la obtención de medidas cautelares, por lo que podría ser aconsejable en algunos casos que los titulares de modelos de utilidad soliciten este informe antes de que exista la eventualidad del litigio.
Por otro lado, queremos destacar las dudas interpretativas que suscita la confusa redacción de la Ley, ya que por un lado establece la obligatoriedad de este requisito para el ejercicio de acciones basados en derechos derivados de un modelo de utilidad solicitado con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley (1 de abril de 2017), y por otro establece que dicha normativa le será aplicable igualmente a las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la anterior Ley de Patentes.
Ante esta ambigüedad legislativa, y hasta que se conozca la postura que adoptan los tribunales al respecto, la OEPM ha optado por realizar todos aquellos IET que hasta ahora le han sido solicitados, para el caso de que los tribunales competentes decidiesen que fueran necesarios.
Otra incertidumbre que se plantea por el vacío normativo existente en la nueva legislación es saber si la OEPM, a la hora de realizar los IET de los modelos de utilidad, tendrá en cuenta la existencia de informes previos que hayan podido ser realizados sobre el mismo objeto, al igual que ocurre en la realización de los IET de patentes, entrando en juego igualmente en este supuesto el reembolso de tasas contemplado para las patentes en el Artículo 183 de la nueva Ley.
Aun cuando la OEPM no ha adoptado ninguna decisión oficial al respecto, parece que en principio está abierta a esta posibilidad, por lo que confiamos que este vacío normativo sea superado de forma acertada por la práctica de la OEPM.