Es relativamente frecuente que las reivindicaciones de una patente europea (PE) sufran modificaciones durante el procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes (EPO). Por otra parte, como es bien sabido, el procedimiento de oposición ante la EPO es un procedimiento de oposición post-concesión, lo que implica que puede perfectamente darse el caso de que se haya publicado la concesión de una determinada PE, que posteriormente esta sea validada en España, y que, como consecuencia de las vicisitudes del procedimiento de oposición post-concesión, el titular de la patente se vea obligado a modificar sus reivindicaciones –lo que puede hacer, ex art. 123 del Convenio de Patente Europea CPE–, o que la EPO decida limitarlas [art. 105 y ss. CPE], produciéndose finalmente la publicación de la versión definitiva modificada de la citada patente.
Pero, entretanto, y hasta que se produzca la publicación de la decisión de la EPO con la versión definitiva de la patente ¿qué ocurre con los procedimientos por infracción de patente que se inicien por el titular? El mundo no para durante la tramitación de un procedimiento de oposición, y si el titular de la patente concedida –objeto del procedimiento de oposición– detecta en el mercado un producto o procedimiento infractor, se encuentra ante la tesitura de tener que iniciar el procedimiento sobre la base de un título que no sabe a ciencia cierta que vaya a ser el definitivo.
En el ejemplo antes apuntado –PE concedida y posteriormente validada en España, que se encuentra inmersa en un procedimiento de oposición post-concesión en la EPO–, el actor deberá demandar necesariamente sobre la base del juego de reivindicaciones original, concedido por la EPO y validado en España, habida cuenta de que el nuevo juego de reivindicaciones que pueda resultar de la modificación o limitación en el procedimiento de oposición no producirá efectos hasta su publicación.
Hasta aquí todo parece más o menos claro. Sin embargo, surgen innumerables interrogantes, de los que aquí abordaremos tan solo los que a continuación se mencionan.
¿Qué sucede si en el procedimiento de oposición, el titular de la patente, además de defender el juego original de reivindicaciones, propone unos juegos alternativos con limitaciones de las reivindicaciones originales, con el fin de salvar la validez de la patente? En ese caso, al tiempo de interponer la demanda, y aun estando a la espera de la decisión de la EPO en el procedimiento de oposición, el titular ya sabe que existe la posibilidad de que el juego de reivindicaciones original (validado y publicado) no sea el definitivo.
Ello no obstante, entendemos que la situación es la misma, en la medida en que, en tanto no se produzca una decisión firme en el procedimiento de oposición, y esta sea publicada, el juego original de reivindicaciones –el único que está publicado–, es el que vale. Sin embargo, cabe plantearse si, en ese caso, el demandante no podría, siquiera de manera subsidiaria, esgrimir en la demanda un segundo juego de reivindicaciones, introduciéndolo ad limine litis en el debate, para el caso de que, pendiente el litigio, se produzca la prevista limitación.
Puede pensarse que existe el obstáculo de que tal juego no ha sido aún objeto de publicación, lo que impediría que se desplegasen los efectos de incluso la protección provisional del art. 67 LP. Sin embargo, ello podría salvarse remitiendo un requerimiento a la parte demandada, con carácter previo a la presentación de la demanda, poniendo en su conocimiento el juego de reivindicaciones modificado aportado ante la EPO (ya que el art. 67.2 LP establece que la protección provisional a la que se refiere el apartado 1 “será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta”).
¿Deberá suspenderse el procedimiento por infracción? Una segunda incógnita que se plantea es si, estando pendiente el repetido procedimiento de oposición ante la EPO, el Juzgado que conozca del procedimiento por infracción deberá acordar su suspensión hasta que se resuelva aquel.
En opinión de quien esto suscribe, existen fundadas razones para no suspender el procedimiento, entre otros motivos porque en el caso de prejudicialidad administrativa únicamente cabe la suspensión si existe acuerdo entre las partes. Aunque no debe olvidarse que la decisión que emita la EPO puede tener incidencia en el procedimiento por infracción, tampoco cabe ignorar que acordar la suspensión del procedimiento por infracción puede dejar a la parte demandante en situación de franca indefensión, pues los actos de infracción continuarán extendiéndose en el tiempo, mientras el procedimiento permanezca suspendido –más allá de posibles solicitudes de medidas cautelares que, no obstante, deberían acreditar la concurrencia del necesario fumus boni iuris (en las que, de nuevo, podría ser aconsejable justificar la infracción sobre la base del juego de reivindicaciones modificado, para probar esa apariencia de buen derecho)–.
En ese balance, el Tribunal podría tener en cuenta, entre otros factores: (i) los efectos e incidencia que en la tramitación del procedimiento por infracción pueda tener la decisión de la EPO –puede darse el caso de que la modificación presentada no afecte a la conclusión de existencia de infracción–; (ii) el tiempo que se retrasaría el procedimiento por infracción –e.g. si estamos aún en procedimiento de oposición o ya en apelación ante la Cámara de Recursos de la EPO, si se ha admitido, o no, el trámite de urgencia en esa fase de apelación, etc.–.
¿Cómo afecta a la tramitación del procedimiento por infracción la nulidad del juego de reivindicaciones original y la confirmación de la validez del modificado? Es decir ¿qué ocurre si, en el transcurso del procedimiento por infracción, se resuelve la oposición en el sentido de anular la patente original, declarando válidas por el contrario las reivindicaciones tal como fueron modificadas?
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que tanto la Ley de Patentes (Art. 43.5) como el CPE (Art. 69.2) establecen el efecto retroactivo de la patente tal como se haya concedido o modificado en el curso del procedimiento de oposición, de limitación o de nulidad, a los efectos de su ámbito de protección. Pero, estando pendiente el procedimiento por infracción ¿cómo afecta esto a su tramitación? ¿existe una carencia sobrevenida de objeto, al haberse anulado la patente originaria que sirvió de base a las acciones interpuestas? o, por el contrario, ¿se ha producido una mutatio libelli?
Estas cuestiones han sido respondidas en la Sentencia del Tribunal Supremo, Excma. Sala de lo Civil, Sección 1ª, núm. 389/2019, de 3 de julio [ECLI: ES:TS:2019:2244], relativa a un caso en el que una sociedad A demandó a otra empresa B por infracción de la patente P, y B reconvino en nulidad de la citada patente. La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda, declarando la infracción de patente, y desestimando la reconvención. Pues bien, tras la tramitación del recurso de apelación (que no modificó en lo sustancial el fallo de primera instancia), B interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, alegando, entre otros motivos, vulneración del art. 24 de la Constitución, en la medida en que la sentencia recurrida, en contra del principio perpetuatio iurisdictionis, había permitido acomodar el objeto del procedimiento a lo que había resultado del procedimiento tramitado ante la EPO, sin tener en cuenta que la decisión de la Cámara de recursos de la EPO dio lugar a un título jurídico distinto.
La recurrente argumentó, en síntesis, que la decisión de continuar el procedimiento sobre unas reivindicaciones distintas a las que existían cuando se interpuso la demanda infringía los arts. 412 LEC y 413 LEC. Afirmaba que, dado que, en los procedimientos de nulidad de patente, las modificaciones de su ámbito de protección solo son posibles al amparo del artículo 138.3 CPE [del que se ha hecho eco el art. 120.4 LP], la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO supuso la pérdida sobrevenida de objeto del procedimiento, lo que debía haber dado lugar a su sobreseimiento.
El Tribunal Supremo se pronuncia respecto de esta cuestión en el Fundamento de Derecho Segundo de la citada Sentencia, señalando, en primer término, que las alegaciones de la recurrente no se referían tanto a la perpetuación de la jurisdicción, como a una hipotética modificación de la pretensión (mutatio libelli), a la que se refiere el art. 412 LEC, según el cual no es posible tener en cuenta en la sentencia alegaciones o hechos posteriores a la demanda.
En todo caso, el Tribunal Supremo tiene en cuenta que mientras que el procedimiento de limitación de la patente europea ante la EPO tiene una regulación específica, que se completa con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Ejecución, la limitación de la patente europea en el marco de un proceso nacional de nulidad no tiene apenas regulación, previéndose únicamente - Art. 138.3º CPE- que el titular de la patente estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones y que la patente así limitada servirá de base al procedimiento. De ello se infiere que, admitida la limitación por el Tribunal, el juicio sobre validez recaerá únicamente sobre la patente limitada (quedando la patente original fuera del proceso).
Otros aspectos que destaca el Tribunal Supremo en la citada Sentencia son: (i) que la limitación de la patente acordada por la Cámara de Recursos de la EPO no supone su nulidad, sino solo su modificación; (ii) que la modificación de las reivindicaciones no afectaba a la reivindicación de producto a la que en esa fase del procedimiento se ceñía la acción de infracción; (iii) que, en todo caso, de la modificación no se deducía perjuicio alguno para la demandada, puesto que el examen de la patente y su posible infracción se haría desde el punto de vista de la patente modificada –cuyo ámbito de protección necesariamente había de ser más reducido que el de antes de la modificación–; y (iv) que el mero hecho de que la antigua Ley de Patentes de 1986 no contuviera una previsión similar al art. 120.4 de la vigente Ley de Patentes de 2015 –que permite que una patente modificada durante el curso de un proceso pueda seguir sirviendo de base a dicho proceso–, no significa que lo prohibiera, ni que obligara al sobreseimiento del procedimiento.
En su consecuencia, el Alto Tribunal no apreció ni carencia sobrevenida de objeto, ni infracción por mutatio libelli, concluyendo, por el contrario, la viabilidad de continuar el procedimiento por infracción sobre la base de la patente con el juego de reivindicaciones modificado tras el procedimiento de oposición.