Conclusiones del Abogado General ANDREA BIONDI, de 6 de febrero de 2025. Asunto C ‑ 17/24.
CeramTec desarrolló un implante de cadera de color rosa y obtuvo una patente europea que expiró el 5 de agosto de 2011. En 2013, la fabricante de productos cerámicos consiguió el registro de tres marcas de la Unión Europea, incluido el propio color rosa (Pantone 677 C) y un implante tridimensional:
A finales de ese mismo año, CeramTec inició un procedimiento por infracción de sus marcas en Francia, contra su competidor Coorstek, el cual reconvino que las MUES habían sido solicitadas de mala fe. El Tribunal de Apelación de París confirmó este argumento.
CeramTec también emprendió acciones en EEUU, Suiza y Alemania. En concreto en Alemania se falló a favor de CeramTec. Dada la discrepancia entre los tribunales, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y planteó las siguientes preguntas ante el TJUE:
¿Las causas de nulidad previstas en el artículo 52.1.a) y b) RMUE son autónomas y mutuamente excluyentes entre sí?
¿Puede evaluarse la mala fe independientemente del art. 7.1.e) ii) RMUE?
El abogado general, Andrea Biondi, responde a la primera pregunta que las causas de nulidad son autónomas e independientes. En este sentido, la aplicación de una causa de nulidad no presupone ni depende de la aplicación o no aplicación de la otra. Además, ambos apartados (a) y b) del art. 52 RMUE) persiguen finalidades distintas (por un lado, si el signo es o no registrable; y por otro, las intenciones del solicitante).
No obstante, el hecho de que las causas sean autónomas no significa que sean mutuamente excluyentes ya que nada en el Reglamento N.º 207/2009 impide que se declare la nulidad de una marca europea sobre la base de varias causas de nulidad absoluta.
En la segunda cuestión, el abogado general opina que el mero hecho de solicitar una marca para proteger características de apariencia que ya habían estado previamente protegidas por una patente no constituye mala fe per se.
La mala fe debe apreciarse en atención a las circunstancias existentes al momento de la presentación de la solicitud de registro, siendo especialmente relevantes la naturaleza de la marca en cuestión, el origen del signo protegido y su uso, el alcance de la patente y la cronología de los acontecimientos.
Todos estos factores pueden llevar a determinar la nulidad absoluta de la marca controvertida sobre la base del artículo 52.1. b) del Reglamento N.º 207/2009, sobre todo cuando resulte claro que la solicitud se presentó no con el objetivo de participar lealmente en una competencia, sino con intención deshonesta.