Sentencia del Tribunal Supremo núm. 571/2025 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 10 de febrero de 2025 (Recurso 4141/2020).
El pasado 10 de febrero de 2025, el Tribunal Supremo resolvió un conflicto entre el grupo de sociedades Value Retail (titular de las marcas "La Roca Village" y "Las Rozas Village") e Iberebro, que había registrado en 2015 la marca nacional "T TORRE VILLAGE" para un centro comercial en Zaragoza.
Value Retail demandó a Iberebro por infracción de sus marcas, pidiendo la nulidad y el cese de la actividad infractora. En respuesta, Iberebro presentó demanda reconvencional, solicitando la caducidad de las marcas base sobre las que pivotaba la infracción por falta de uso.
Las primeras instancias desestimaron las alegaciones de Iberebro al considerar que las marcas de Value Retail habían sido usadas de manera efectiva, y que el término “Village” había adquirido notoriedad y distintividad en España, por lo que se podía generar riesgo de confusión con los usos llevados a cabo del signo “T Torre Village”.
Tras la desestimación de su recurso de apelación, Iberebro interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, que analizó las siguientes alegaciones:
La Audiencia Provincial, al apreciar la existencia de una familia de marcas basada en el término “Village”, infringió los artículos 34.2.b) LM y art. 9.2.b) RMUE, dado que solo había dos marcas principales (“La Roca Village” y “Las Rozas Village”).
A este respecto, el TS señaló que, aunque las marcas de Value Retail están agrupadas en dos denominaciones principales, comparten un elemento común (“Village”), que había adquirido notoriedad por su intenso y continuado uso en los centros comerciales, lo que permitiría a los consumidores reconocerlo como un elemento común de una familia de marcas.
Esta conclusión incide en la relevancia que puede tener la existencia de una familia de este tipo a la hora de valorar la existencia de riesgo de confusión (en particular incrementando las opciones de que dicho riesgo se confirme).
Se había atribuido al término “Village” un carácter distintivo sobrevenido (secondary meaning) para todo el territorio europeo, pero la prueba de uso solo se refería a algunas partes de España. Esto infringiría la doctrina del TJUE que exige acreditar la distintividad sobrevenida en todos los territorios de la UE.
En este sentido, el TS aclaró que la doctrina a la que hace referencia la recurrente se refiere a la validez del registro de una marca, pero no a un juicio de confusión como el presente. Además, recordó que, una marca puede adquirir carácter distintivo en un Estado miembro, incluso si carece de distintividad en otros.
La confusión entre las marcas se apreció basándose en un elemento común descriptivo y de escasa distintividad (”Village”).
A este respecto, el TS destacó que, aunque el término “Village” sería descriptivo de inicio, el mismo habría adquirido notoriedad, lo que contribuía a que el consumidor medio asociara el signo “Torre Village” con la familia de marcas de la actora recurrida, generando así confusión sobre el origen empresarial.