El Tribunal General, en su Sentencia de 22 de marzo de 2023 (asunto T – 617/21), entra a valorar los criterios utilizados por la Sala de Recurso de la EUIPO para concluir que un determinado producto no constituye un componente de un producto complejo.
Este caso se remonta al año 2017, cuando B&Bartoni spol. s.r.o, solicitó ante la EUIPO la declaración de nulidad del siguiente diseño no. 1292122- 0001, registrado en la clase 08.05 "sopletes (parte de -)":
La solicitud de nulidad se basó en el art. 25.1.b) RDC, en relación con los arts. 4 y 5 RDC, alegándose que el electrodo en que consiste el diseño impugnado constituía un componente de un producto complejo, a saber, las antorchas de soldadura que forman parte de un sistema de corte por plasma, que no era visible durante la utilización normal de ese producto en el sentido del art. 4.2 RDC, y que por lo tanto era nulo.
La División de Anulación estimó la solicitud de declaración de nulidad, pero fue recurrida por Hypertherm, Inc., titular del diseño impugnado. La Sala de Recurso estimó el recurso y desestimó la solicitud de declaración de nulidad al considerar que el electrodo no constituía un componente de un producto complejo.
El art. 4.2 RDC establece que un componente de un producto complejo es nuevo y posee carácter singular si, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último, y en la medida en que sus características visibles reúnan los requisitos de novedad y carácter singular.
El RDC no define lo que constituye un "componente de un producto complejo", pero el TJUE, en su Sentencia de 20 de diciembre en los asuntos C – 397/16 y C – 435-16, lo define en el sentido de que se refiere a los "múltiples componentes reemplazables, destinados a su montaje en un artículo industrial o artesanal complejo, que permitan desmontar y volver a montar dicho artículo, sin los cuales el producto complejo no puede ser utilizado normalmente".
El Tribunal General valoró los siguientes indicios tenidos en cuenta por la Sala de Recurso para concluir que el electrodo no constituye un componente de un producto complejo y que, por lo tanto, el diseño era válido:
- En primer lugar, el carácter consumible del electrodo, pues está diseñado para añadirse a la antorcha, para consumirse o utilizarse con rapidez y volver a montar tal artículo; es decir, que no existe una unión sólida y duradera entre el electrodo y el producto complejo (antorcha). Así, el TG entiende que el carácter consumible del electrodo es un indicio pertinente para determinar que no constituye un componente de un producto complejo.
- El hecho de que la antorcha no se desmonte y vuelva a montar cuando se sustituye el electrodo. En este sentido, el TG indica que un producto que, cuando se sustituye, no requiere desmontar y volver a montar el producto en el que se integra, y que está diseñado para sustituirse por los usuarios finales de manera regular y simple, es menos susceptible de constituir un componente de un producto complejo que un producto que normalmente se sustituye por profesionales que tienen conocimientos específicos.
- El hecho de que la antorcha se considere completa sin electrodo. Aunque el TG reconoce que la antorcha y el sistema de corte por plasma no pueden cumplir su función sin el electrodo, esto no implica que necesariamente el electrodo constituye un componente de un producto complejo, ya que tal interpretación daría lugar a que numerosos productos consumibles se considerasen erróneamente como componentes de productos complejos. Así, el TG considera que cuando se compra una antorcha sin electrodo, o cuando esta se extrae de la antorcha, el usuario final no percibe la antorcha como defectuosa o incompleta.
- El carácter intercambiable del electrodo. El TG reconoce que el hecho de que un producto se pueda sustituir por otro no idéntico y que se pueda utilizar en diferentes productos complejos no significa que no constituya un componente de un producto complejo. Sin embargo, considera que un producto que no se puede sustituir por otro no idéntico, o que no se pueda utilizar en diferentes productos complejos, puede estar en mayor medida vinculado de manera duradera y adaptada a dicho producto complejo y, por tanto, ser un componente de este último.
Así, estos criterios analizados, permiten arrojar un poco de luz en aquellos casos en los que se cuestione si un tipo de producto encaja en el concepto de "componente de un producto complejo" definido por el TJUE; clarificándose en cierto modo cómo ha de interpretarse este concepto.
Sin embargo, ello no implica que se traten de los únicos indicios a tener en cuenta, por lo que cabe esperar que en futuros casos se reconozcan como pertinentes otros indicios que faciliten la labor de determinar la categoría a la que pertenece un producto.