La sociedad GRUPO DEL POZO, S.L., titular de los derechos exclusivos sobre las marcas 24 HRS y 24 HORAS, entre otras, para designar calzado ha interpuesto una demanda de nulidad de la marca PANGASA 24 H, ostentada por la sociedad MODA INFANTIL MARÍA LÓPEZ, S.L. para designar productos para bebés, considerando que dicha marca, al contener el elemento 24 H, suponía un aprovechamiento indebido de su marca notoria.
La demanda fue desestimada por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Granada, la cual fue posteriormente confirmada en apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, por los siguientes motivos:
Existencia de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya confirmó, por medio de sentencia firme, la validez del registro marcario de PANGASA 24 H, permitiendo la convivencia en el mercado con las marcas de la actora;
No existe riesgo de confusión entre las marcas 24 HORAS, para calzado, y PANGASA 24 H para productos para bebés, toda vez que las marcas en liza presentan importantes diferencias desde el punto de visto gráfico y denominativo, además de la diferencia aplicativa de las marcas;
No cabe aplicar la protección reforzada a la marca notoria 24 HORAS, toda vez que las marcas en liza presentan diferencias y las similitudes solamente recaen sobre elementos accesorios y residuales, por lo que no existe aprovechamiento indebido del carácter notorio de la marca.
La sociedad GRUPO DEL POZO, S.L. interpuso entonces un recurso de casación, considerando que la Sentencia de la Audiencia Provincial había sido dictada con clara oposición a la doctrina del Tribunal Supremo relativa a los términos en los cuales se debe realizar el análisis comparativo para determinar la existencia de riesgo de confusión y/o asociación entre dos signos en aplicación del artículo 8.1 de la Ley de Marcas.
El Tribunal Supremo, por medio de la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil núm. 63/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, desestimó el recurso de casación interpuesto por GRUPO DEL POZO, S.L., confirmando que el escaso grado de similitud entre las marcas 24 HORAS y PAGANSA 24 H -las cuales solamente tienen en común el elemento denominativo 24 HORAS (completo o abreviado,)- no es suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión, ni siquiera en atención al carácter notorio de las marcas de la demandante.
Así las cosas, la resolución del Tribunal Supremo restringe la aplicación del límite al principio de especialidad característico de las marcas notorias a la existencia de un grado de similitud entre las marcas.
Ahora bien, el Tribunal Supremo señala implícitamente que sí existiría aprovechamiento de la reputación, y menoscabo a la reputación y a la distintividad de la marca si se tratara de una marca renombrada.
Es de señalar que esta ambigüedad viene determinada por el contenido de la ley española, que a diferencia de la normativa europea, ha venido haciendo, en el artículo 8 de la Ley de Marcas, una diferenciación entre los conceptos de marcas notorias, que son las que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial (Artículo 8.2 Ley de marcas) y marcas renombradas, que son las conocidas por el público en general (Artículo 8.3 Ley de marcas), lo cual está siendo modificado en la nueva Ley de Marcas.
Se puede consultar el Acuerdo en el siguiente enlace.
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