En su reciente Sentencia nº 516/2019, del 03/10/2019, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (“TS”) ha considerado que, cuando la violación de la marca no conlleve ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procede conceder la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, prevista en el artículo 43.5 de la Ley de marcas(“LM”).
Con ello, el TS ha aclarado que este precepto no supone una presunción absoluta (iuris et de iure) de la existencia de daños en violaciones de marcas, ni impone una indemnización punitiva de aplicación automática siempre que se declare la existencia de una infracción, sino que su objetivo es facilitar la cuantificación de la indemnización, siempre y cuando exista un daño, a fin de evitar que la falta de prueba prive al titular de la marca de una compensación económica. Es decir, la existencia del daño es un presupuesto necesario para que tenga lugar la indemnización del artículo 43.5 LM.
Por tanto, la presunción (absoluta) del artículo 43.5 LM no significa que haya daño en todo caso que se infrinja una marca, sino que, cuando el titular de la marca haya sufrido daños y perjuicios, el infractor deberá de indemnizarle por una cuantía mínima (1% de la cifra de negocios) con independencia de la prueba, salvo que se reclame una indemnización superior, en cuyo caso el titular de la marca tendrá que acreditar que el valor del daño supera ese importe mínimo.
Efectivamente, el hecho de que el aludido artículo establezca un importe mínimo de indemnización no puede confundirse con la presunción de existencia del daño. El daño tiene que existir para que tenga lugar la indemnización, pero ello no obsta que, en determinados casos, su existencia se presuma. Es lo que sucede con frecuencia en las violaciones de marcas y otros derechos de propiedad industrial, en las que los daños no necesitan ser probados porque se deducen como una consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la violación, lo que se conoce como doctrina ex re ipsa loquitur.
Sin embargo, esa presunción de existencia del daño no es absoluta, sino relativa (iuris tantum), admitiendo prueba en contrario. Por ello, cuando resulte acreditado que no ha podido existir un daño, es decir, que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procede aplicar la regla del apartado 5 del artículo 43 LM para conceder una indemnización.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar que esa aclaración del TS sorprende porque contradice su interpretación anterior del artículo 43.5 LM. En efecto, en el Fundamento de Derecho segundo de su Sentencia 777/2010, de 09.12.2010, había manifestado la misma Sala Civil del TS que el referido precepto implicaba la existencia de una presunción “en todo caso” de existencia de daño y que toda violación de marca conllevaría siempre algún daño. En particular, en la referida Sentencia había manifestado el TS que:
“El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir "en todo caso" la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa".
A raíz de las dudas que puedan generar la contradicción señalada, no debería sorprender que se dicten sentencias de instancias inferiores interpretando la presunción del artículo 43.5 LM en sentidos opuestos. Ahora bien, consideramos que la aplicación práctica de esa nueva interpretación del referido artículo será muy limitada porque, como hemos dicho, lo usual en los casos de infracción de derechos de propiedad industrial es que los daños no necesiten ser probados pues se deducen ex re ipsa de los propios hechos, como una consecuencia necesaria de la violación. Por consiguiente, habrá muy pocos casos en los que (i) el infractor pueda acreditar que la infracción no le ha generado ningún beneficio económico ni ha podido causar ningún daño al titular de la marca; o (ii) que los hechos revelen por sí mismos que la violación de la marca no ha ocasionado daño alguno a su titular.