En opinión de quien suscribe, en derecho de diseños pocos temas resultan tan particulares, y por extensión tan interesantes, como el de determinar cuándo uno en concreto viene dictado en exclusiva por su función técnica.
La cuestión no es ni mucho menos baladí ya que como reza el artículo 8.1 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 (RDC), la protección vía diseño se excluye, y como tal no aplica, cuando las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica.
Es cierto que en este contexto, gracias a la famosa Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018 en el asunto C‑395/16 “Doceram” se disiparon en gran parte las dudas que existían en relación con uno de los grandes caballos de batalla en la materia (la multiplicidad de formas/alternativas). No obstante, no es menos cierto que el recorrido de la antedicha exclusión sigue presentando a fecha de hoy numerosas vertientes y matices, y como tal su aplicación práctica puede resultar en según qué contextos un quebradero de cabeza para más de uno.
Buen ejemplo de lo anterior es la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo en el asunto T-515/19 - Lego/EUIPO - Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d'une boîte de jeu de construction), sentencia que, como ya sucediera con otras muchas decisiones en las que el gigante danés es parte (como mero botón de muestra nos remitimos aquí y aquí a dos de las más conocidas), proporciona directrices ciertamente útiles a la hora de definir el derecho de exclusiva, en este caso el proporcionado por un diseño registrado.
La cuestión a debate en la Sentencia a la que nos referimos no era otra que la validez del diseño que se muestra a continuación, registrado por Lego en 2010 en la clase 21.01 (bloques de construcción de un juego) de la Clasificación de Locarno:
En primera instancia, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) concluyó que la acción de nulidad instada por Delta Sport Handelskontor GmbH (Delta) no estaba bien fundamentada, decisión que fue no obstante revocada por la Tercera Sala de Recurso de la mencionada Oficina.
En esencia, según la Sala, la apariencia del diseño en cuestión viene determinada por 6 características, a saber (i) una hilera de salientes en su cara superior, (ii) una fila de círculos más pequeños en la cara inferior, (iii) dos filas de círculos más grandes en la cara superior, (iv) la forma rectangular de la propia pieza, (v) el espesor de sus paredes y (vi) la forma cilíndrica de los salientes. Al estar todas dictadas en exclusividad por la función técnica del producto al que se incorpora el diseño en cuestión, esto es, la de unirse y separarse del resto de piezas del juego del que forma parte, dicho diseño sería nulo atendiendo a lo dispuesto en el art. 8.1. RMUE.
Disconforme -evidentemente- con las conclusiones de la EUIPO, LEGO elevó la cuestión ante el Tribunal General (TG) al entender en esencia que la Oficina había incurrido en sendos errores al no haber tenido en cuenta la excepción prevista en el artículo 8.3 RMUE (diseños que se aplican a productos que pertenecen a un sistema modular) y haber aplicado incorrectamente lo dispuesto en el 8.1 del mismo cuerpo legal.
En relación con el primero de los extremos mencionados, el TG confirma que la Oficina debió de haber considerado y aplicado al caso concreto lo dispuesto en el artículo 8.3 RMUE, artículo que fue traído a colación por LEGO como base de su defensa ante la Sala de Recursos. El hecho de que el precepto no se hubiera utilizado en primera instancia ante la División de Anulación no es motivo para obviar su análisis en sede de recurso, una vez que el titular del diseño cuestionado decidió invocarlo.
Lo anterior en tanto que no hay precepto que expresamente impida dicha posibilidad, a lo que se suma la discrecionalidad que tienen las Salas de Recurso de la Oficina a la hora de valorar -tanto desde el punto de vista de los hechos, como de los fundamentos de derecho- los asuntos sobre los que deciden.
Por su parte, la segunda de las cuestiones anunciadas, aplicación práctica del 8.1. RMUE, es la que a nivel sustantivo presenta en mi opinión más interés.
A la hora de valorar si el citado artículo es de aplicación se debe llevar a cabo un análisis en tres pasos (uno de tantos en propiedad industrial/intelectual): (i) determinar cuál es la función técnica en caso de que exista, (ii) analizar las características que determinan la apariencia del diseño y (iii) examinar en vista de las particularidades del caso si dichas características están o no exclusivamente dictadas por la función técnica en cuestión.
En definitiva, de lo que se trata es de confirmar si la necesidad de cumplir esa concreta función técnica es el único factor que se tuvo en cuenta y que condicionó el diseño tal como pretende registrarse, no jugando ningún papel en este punto las consideraciones visuales o estéticas.
Aplicando lo dicho al supuesto analizado, el TG confirma que la EUIPO incurrió en un error al no haber tenido en cuenta todas las características que definen la apariencia del diseño cuestionado, en particular al haber obviado la superficie lisa de su cara superior. Al hacer lo anterior el Tribunal concluye de manera tajante que es el solicitante de nulidad el que en su caso debe demostrar que todos los rasgos que determinan la apariencia de un diseño están dictados exclusivamente por una función técnica, echando con ello por tierra la alegación de la Oficina, según la cual, debía de haber sido LEGO en todo caso quien argumentara y justificara -en este caso concreto- que la superficie superior de su registro no estaba dictada exclusivamente por cuestiones técnicas.
En opinión de quien suscribe la decisión es acertada, y pone de manifiesto la relevancia que en sede del artículo 8.1 RMUE tiene analizar todos (y por todos es todos) y cada uno de los rasgos que en conjunto determinan la apariencia de un diseño.
Como último apunte, procesal en este caso, destaca que LEGO solicitó también que el TG confirmara la decisión de la División de Anulación rechazando la solicitud de nulidad presentada por Delta. No obstante, en este punto la alegación de la compañía danesa cayó en saco roto. Como bien es sabido, el Tribunal General no tiene capacidad para alterar decisiones dictadas por las Salas de Recurso cuando hay algún extremo relevante (como sucede en este caso en relación con el impacto de la superficie lisa de la parte superior del diseño) sobre el que dichas Salas no se han pronunciado. Así las cosas, entendemos que el caso volverá a la EUIPO para ser valorado siguiendo las directrices del Tribunal por lo que habrá que estar en su caso a lo que se derive de este reexamen.