El 22 de enero de 2015 el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante TGUE) resolvió; la controversia surgida en los Asuntos T-393/12 y T-322/13, denegando el registro de las marcas comunitarias denominativas "KENZO", a nombre de Kenzo Tsujimoto, y confirmando la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, que ya se había pronunciado a favor de la oposición formulada por la empresa Kenzo, con base en las causas de denegación del artículo 8(5) del Reglamento (CE) nº 207/2009 de Marca Comunitaria (en adelante RMC).
La citada controversia tiene origen en la solicitud por el japonés Kenzo Tsujimoto del registro de las marcas comunitarias "KENZO" para designar productos de la clase 33: "vino, bebidas alcohólicas de fruta y licores occidentales (en general)", y para las clases 35, 41 y 43 para servicios relacionados con el comercio vitivinícola, a lo cual se opuso la empresa francesa Kenzo sobre la base del registro de la marca comunitaria anterior "KENZO", para las clases 3, 18 y 25, que designa distintos productos de lujo, dando lugar a sendas Sentencias del TJCE en los Asuntos T-393/12 y T-322/13.
Tal y como se ha apuntado anteriormente, la oposición se formuló; con base en el artículo 8(5) del RMC, que establece lo siguiente: "se denegará; el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos."
En este contexto, el TGUE basó; su pronunciamiento para ambos asuntos en las mismas causas que la Sala de recursos de la OAMI, abordando la concurrencia de tres requisitos cumulativos;
1. la identidad de la marca solicitada con la marca comunitaria anterior,
2. el carácter notorio de la marca comunitaria anterior y,
3. el aprovechamiento indebido que implicará el uso de la marca solicitada con respecto a la marca notoria anterior.
La primera de estas cuestiones no fue objeto de análisis por el TGUE, que se limitó a confirmar la evidente identidad de la marca solicitada respecto a la marca anterior. De igual forma, la notoriedad y reputación de la marca anterior quedó sobradamente acreditada en una parte significante de la UE al momento de la presentación de la oposición, aportándose como prueba las numerosas campañas publicitarias realizadas a nivel mundial, a través de revistas relacionadas con la moda (Elle, Men's Health, Playboy, Vogue) y en revistas líderes a nivel europeo (El Mundo, Figaro, Le Monde, Vanity Fair, Cosmopolitan).
Por su parte, la cuestión que fue objeto de un análisis más pormenorizado en ambas Sentencias fue la de determinar el posible aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior. En relación a este asunto, el solicitante esgrimió dos argumentos principales en su defensa; en primer lugar, la inexistencia del riesgo de confusión entre los productos protegidos por la marca anterior (ropa, perfumes y cosméticos) y los servicios que se pretenden registrar, relacionados con el comercio vitivinícola y, en segundo lugar, su legítimo derecho a registrar su nombre como Marca Comunitaria.
El TGUE resolvió el primero de los alegatos entendiendo que, tanto la marca anterior "KENZO" como la marca comunitaria solicitada, de idéntica composición denominativa, se dirigen al mismo público; consumidores sofisticados en el mercado de los productos de lujo, generalmente asociados a una imagen de glamour, éxito y alto estatus social, mercado en el que tienen cabida tanto los perfumes y la ropa de diseño como los vinos exclusivos.
En este sentido, el TGUE, al igual que la Sala de Recurso de la OAMI, concluyó que de concederse la marca comunitaria solicitada se produciría una situación de parasitismo de una marca notoria anterior, pues dicha marca se beneficiaría del poder de atracción, de la imagen, reputación y prestigio de la marca notoria, asociados a las cualidades positivas de los productos que designa, sin existir compensación económica alguna.
Pero es que, además, más allá del probado nexo existente entre los productos y servicios designados por las marcas dentro del sector del lujo, se demostró que una empresa de reconocido prestigio dedicada a los cosméticos puede también tener actividad comercial en el sector de las bebidas alcohólicas. Tal es el caso del titular de la marca DAVIDOFF, quien utiliza la marca no sólo para la comercialización de cosméticos sino también para comercialización de coñac.
Por último, Kenzo Tsujimoto alegó como justa causa para utilizar el término KENZO el derecho a registrar su nombre. Al respecto, el TGUE manifestó que el hecho de que el nombre del solicitante sea Kenzo no es por sí sola raón suficiente para considerar la existencia de justa causa para el propósito del Artículo 8(5) del RMC. Por tanto, el solicitante de una Marca Comunitaria carece de un derecho incondicional a registrar su nombre. En tal sentido se pronunció; anteriormente el Tribunal en el Asunto T-397/09 Prinz von Hannover.
En conclusión, el TGUE confirmó la posición de la Sala de Recurso de la OAMI, en ambos Asuntos T-393/12 y T-322/13, denegando el registro de la Marca Comunitaria KENZO al existir una marca notoria anterior de idéntica denominación, entendiendo que los productos y servicios de las marcas enfrentadas (cosméticos, perfumes y moda, en el caso de la marca notoria y servicios relacionados con el comercio del vino, en el caso de la marca comunitaria solicitada) …se dirigen al mismo público y, por tanto, no pueden convivir en el mercado, pues, de lo contrario, se daría una situación injusta de aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior.