Conclusiones del Abogado General (Sr. Maciej Szpunar), de 7 de septiembre de 2023. Asunto C-361/22.
Buongiorno Myalert, S.A. (BUONGIORNO), empresa que presta servicios de telefonía móvil, lanzó en el año 2010 una campaña publicitaria que ofrecía a los suscriptores de su servicio “Club Blinko” la posibilidad de obtener un premio consistente en un cheque regalo de 1000 euros para gasta en ZARA. A estos efectos en el banner promocional de la campaña se mostraba una tarjeta con la palabra ZARA en letras grandes en su parte central.
INDITEX entendió que dicho uso infringía sus derechos de marca e interpuso la correspondiente acción.
En primera instancia se concluyó que a diferencia de lo que alegaba BUONGIORNO dicho uso no podía ampararse en el límite del artículo 37 b) LM aunque no por ello infringía, que no lo hacía, ya que sería un uso con justa causa al tratarse de la única forma de ofrecer al usuario una información completa sobre el concreto regalo que se sorteaba.
Los posteriores recursos de apelación y casación por parte de INDITEX fueron igualmente desestimados, aunque en el dictado de su sentencia el Alto Tribunal español afirmó un extremo -que la sentencia de instancia había confirmado que no había infracción en tanto que el uso se amparaba en el artículo 37 LM- que dio lugar a nulidad de actuaciones, lo que a su vez determinó que el Supremo tuviera que decidir de nuevo sobre el fondo.
En este punto se plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE pidiendo la interpretación del artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE (transposición al artículo 37 LM).
En este sentido, tras varias modificaciones de la Directiva 89/104/CE, el mencionado artículo 6.1.c) sufrió algunas modificaciones, hasta alcanzar el redactado actual -14.1.c).
Como el TS entiende que la conducta controvertida encaja mejor en el art. 14.1.c), se pregunta si una conducta como la valorada de que un tercero use la marca en una campaña publicitaria para hacer referencia a un premio de un sorteo podría estar comprendida en el art. 6.1.c).
El abogado general Szpunar recuerda la jurisprudencia del TJUE donde se aclaraba que el objetivo de este artículo es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos/servicios ofrecidos por el titular de la marca que utilicen la marca para informar al público sobre el vínculo funcional existente entre sus productos o servicios y los de dicho titular.
Tras lo anterior, propone que la cuestión se responda en el sentido de que el uso de una marca, en el tráfico económico “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”, no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6.1.c) de la Directiva (al que ahora alude el nuevo artículo 14), salvo que sea un uso necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio de tercero.