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El TJUE aclara diversos puntos relevantes en relación con la defensa de caducidad por tolerancia

Friday, 20 de May de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 19 de mayo de 2022

La Sentencia en cuestión trae causa de la disputa entre dos empresas alemanas por el uso de la marca HEITECH (marca cuestionada) debido a la existencia de la marca anterior HEITEC.

En esencia el demandado en el procedimiento alemán alegó que el uso que venía haciendo de su marca registrada HEITECH no podría infringir los derechos anteriores HEITECH de la demandante al ser de aplicación la figura de la caducidad por tolerancia. Como es sabido dicha figura impide a un titular ejercitar acciones (infracción-nulidad) contra el uso o el registro de una marca posterior si hubieran transcurrido 5 años desde que tuvo conocimiento del uso del registro cuestionado.

Las cuestiones debatidas en esencia son i) si la remisión de un requerimiento interrumpe el cómputo del plazo de cinco años, ii) si la interposición de una demanda interrumpe el cómputo del plazo de cinco años, cuando la notificación de la misma ha tenido lugar después del citado plazo.

Tras analizar el asunto, el Alto Tribunal concluye que el envío de un requerimiento y la interposición de una demanda, tal cual, no son suficientes, en concreto, afirma la Sala  i) un acto, como un requerimiento, mediante el cual el titular de una marca anterior se opone al uso de una posterior sin, no obstante, hacer lo necesario para obtener una solución jurídicamente vinculante no pone fin a la tolerancia y, por consiguiente, no interrumpe el plazo de caducidad por tolerancia y ii) no puede considerarse que impida dicha caducidad la interposición de una demanda mediante la cual el titular de una marca anterior solicite la nulidad de una marca posterior o se oponga al uso de esta, cuando dicha demanda, aunque se haya presentado antes de la fecha de expiración del plazo de caducidad, no cumpla, por falta de diligencia de la parte demandante, las exigencias del Derecho nacional aplicable para la notificación y solo se haya regularizado después de esa fecha por razones imputables a la parte demandante.

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