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El Tribunal Español de Marca de la UE confirma el recorrido práctico del ius prohibendi asociado a marcas de posición

Wednesday, 1 de June de 2022

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de octubre de 2021

La sentencia comentada analiza la existencia de riesgo de confusión por la reproducción en la parte del talón de los productos infractores de un signo, un asterisco, similar al que constituye la marca de posición de la UE de la actora (precisamente una suerte de asterisco en el talón de una zapatilla). 

En este sentido tras tener en cuenta la especial naturaleza de la marca de la actora (“No se escapa la especial relevancia que tiene en las marcas de posición su representación, pues la protección se refiere a la manera específica en que la marca se coloca”), habiendo analizado las particularidades del caso concreto, la Sala confirma la existencia de infracción. En ese sentido se concluye que es irrelevante i) que al margen de la marca controvertida, los productos infractores reproduzcan una segunda marca denominativa en la lengüeta, ii) la alegación de que el signo controvertido podría ser percibido como ornamental y iii) la supuesta baja distintividad de la marca de la actora  (no se da ninguna explicación aunque entendemos que el Tribunal parte de la base de que tiene una distintividad mínima al estar registrada y no haberse cuestionado de contrario vía excepción o reconvención en nulidad).

Al margen de por la escasa casuística existente en relación con marcas de posición la sentencia es interesante ya que da algunas pinceladas en relación con la caracterización práctica de dichas marcas y la amplitud de su ius prohibendi.

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