Sentencia del Tribunal General, de 18 de enero de 2023, en el asunto T-528/21.
Krentin Hellas AE (Krentin, en adelante) es una empresa griega titular de las marcas nacionales denominativas ‘MORFAT’, ‘MORFAT CREAMY’ y ‘ELLO’ para producto alimenticios en las Clases 29 y 30 de la Clasificación de Niza.
A causa de dificultades financieras, Krentin solicitó varios préstamos que le fueron concedidos por tres bancos diferentes con sede en Atenas. Posteriormente, ante su insolvencia, llegó a un acuerdo con otras dos empresas para evitar que las marcas mencionadas fueran parte de los activos. La estrategia fue la siguiente:
Entre 2014 y 2015 Neratax (una de las empresas “cómplices”), presentó ante la EUIPO la solicitud de registro de las marcas denominativas ‘MORFAT’ y ‘ELLO’, así como de tres signos gráficos conteniendo los elementos verbales de las marcas anteriores, para productos alimenticios, servicios de venta minorista de productos alimenticios, etc. de las clases 29, 30, 35 y 38. A falta de oposición, las marcas fueron registradas (Krentin no renovó su marca ‘ELLO’ y renunció a las marcas ‘MORFAT’ y ‘MORFAT CREAMY’).
Tras los registros de las marcas, desde 2016, Neratax registro varias licencias sobre las mismas, que fueron concedidas, en primera instancia, a Krentin, y más adelante los beneficiarios fueron una empresa griega con sede en la misma dirección que Neratax, y una empresa familiar, cuya sede se encontraba en la misma dirección que la de Krentin.
En 2017, Krentin presentó solicitud ante el tribunal griego solicitando que se le declarase insolvente. Ante eso, sus acreedores presentaron exitosamente la solicitud para que Krentin quedase sujeto a un procedimiento extraordinario de administración especial para evitar la insolvencia.
En 2019, los bancos acreedores presentaron ante la EUIPO solicitudes de nulidad de las marcas europeas, basadas en la mala fe. La División de Anulación estimo dichas solicitudes, lo que empujó a Neratax a interponer los ulteriores recursos.
El Tribunal General (TG) para apreciar mala fe, consideró que Neratax no explicó de ninguna forma la lógica comercial que podía haber detrás de las solicitudes de registro de las marcas y la concesión de licencias sobre las mismas a empresas vinculadas a Krentin.
Asimismo, el TG destacó dos cuestiones: (I) el concepto de mala fe no requiere la prueba del daño real causado; (II) el concepto de mala fe en el Derecho de marcas debe apreciarse cuando la solicitud del registro de una marca se realiza con la intención de menoscabar los intereses de terceros.
Finalmente, el TG concluyó que la intención de Neratax al presentar las solicitudes de registro de las marcas controvertidas era deshonesta, consistente en vaciar los derechos de las marcas nacionales anteriores pertenecientes a Krentin, para evitar cualquier reclamación de sus acreedores, garantizando al mismo tiempo, mediante marcas de la Unión equivalentes, su protección (§78).
Dicho esto, se reconoce mala fe, se desestima el recurso y se declara la nulidad de las marcas impugnadas conforme al artículo 52.1.b) del Reglamento 207/2009.