En 2010, la empresa española Inditex solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la marca No. 8929952 ZARA para proteger todas las clases del Nomenclátor Internacional. Dicha solicitud recibió oposición contra las clases 29, 30, 31, 32, 33, 35 y 43 por parte de la empresa italiana Ffauf Italia S.p.A. (dedicada a la venta de pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada) en base a la existencia de riesgo de confusión (Art. 8.1.b EUTMR) con sus marcas anteriores ZARA, PASTA ZARA SUBLIME y LE DELIZIE ZARA.
En diciembre de 2014, la EUIPO emitía una decisión estimando de forma parcial la oposición presentada por la empresa italiana y denegando la marca ZARA para gran parte de los productos y servicios solicitados en las clases 29, 30, 21, 32 y 35.
En febrero de 2015, ambas empresas recurrieron la estimación parcial ante la EUIPO. En febrero de 2018, la EUIPO dictó una resolución en la que, en primer lugar, desestimaba el recurso del Grupo Inditex, confirmando la resolución anterior, y, en segundo lugar, anulaba la resolución anterior en la medida en que había desestimado la oposición con respecto a los servicios de restauración (alimentación), restaurantes autoservicio y cafeterías.
Contra esta decisión Inditex recurrió ante el Tribunal General (TGUE), que mediante sentencia de 8 de mayo de 2019, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA (T-269/18)), anuló la resolución de la EUIPO de febrero de 2018 y el asunto fue devuelto a la EUIPO, pues el TGUE consideró que la decisión no cumplía con la obligación de motivación exigida ya que las pruebas de uso aportadas por la empresa italiana eran “equívocas e imprecisas”.
En mayo de 2020, la EUIPO estimó parcialmente el recurso contra la resolución de diciembre de 2014, y declaró que había riesgo de confusión entre todos los productos designados por las marcas de ambas empresas, salvo en el caso de las verduras frescas y de los zumos de fruta, que eran diferentes del conjunto de los productos designados por las marcas anteriores de la empresa italiana.
Sin embargo, Inditex presentó nuevamente recurso ante el Tribunal General, basándose en que no sólo la EUIPO no había realizado una comparación correcta respecto de las marcas, así como de sus productos o servicios, sino que la empresa italiana había fallado a la hora de probar el uso de la marca anterior.
En la última sentencia de diciembre de 2021, el TGUE desestima por completo el recurso de la multinacional de Amancio Ortega.
En esta decisión el TGUE estima que, ante los productos designados por la marca cuyo registro solicita el Grupo Inditex, los consumidores de referencia trazarán un vínculo entre dicha marca, por una parte, y las marcas figurativa y denominativa italianas anteriores Zara y Le Delizie Zara, respectivamente. Así mismo, indicó que las marcas, globalmente consideradas, presentan un grado de similitud elevado, los productos son idénticos o similares en diversa medida y los consumidores prestarán únicamente un nivel medio de atención al adquirirlos.
Por todo ello, el TGUE considera que la EUIPO no cometió ningún error al declarar que había riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas ni en la valoración de la prueba aportada por la empresa oponente.
Contra esta decisión del Tribunal General todavía cabe la interposición de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, una de las cuestiones que se ha debatido en relación con este asunto fuera de los tribunales es:
¿Puede la reputación de la que goza Zara permitirle registrar su marca para alimentos?
Pues bien, la respuesta parece ser negativa pues según la doctrina del TGUE, en un procedimiento marcario, el titular de la marca solicitada no puede alegar el renombre de ese signo frente al signo anterior, pues el renombre aplica siempre en sentido inverso. Otra cosa distinta sería la figura de la marca renombrada no registrada, pero para poder aplicarse, Inditex debería demostrar no solo el renombre alcanzado para este tipo de productos y servicios relacionados con el sector de la alimentación, sino también que este uso que ha venido realizado es anterior al de la empresa italiana, lo cual no es el caso.
